試論新商標(biāo)法中在先使用抗辯權(quán)制度之喜憂參半的未來
2013-10-28文/北京市集佳律師事務(wù)所 桂慶凱
2013年8月30日全國人民代表大會常務(wù)委員會通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第三次修正）的議案（以下稱新商標(biāo)法）。新商標(biāo)法涉及了現(xiàn)行商標(biāo)法多方面的內(nèi)容并有新增內(nèi)容。作為一名長期從事商標(biāo)訴訟的律師，對新商標(biāo)法的眾多內(nèi)容有著很多感悟?，F(xiàn)僅就其中的合理使用中的在先使用抗辯制度從實踐操作的層面談幾點看法，望讀者能從中有所獲益。
一、 在先使用抗辯權(quán)制度建立的背景和意義
（一）、在新商標(biāo)法實施前保護(hù)商標(biāo)在先使用的法律、法規(guī)或司法解釋
現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定，“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用?！?
2009年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，“原告以被訴商標(biāo)的使用侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標(biāo)復(fù)制、摹仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標(biāo)為由提出抗辯或者提起反訴的，應(yīng)當(dāng)對其在先未注冊商標(biāo)馳名的事實負(fù)舉證責(zé)任?！?
現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條規(guī)定了“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。
以上說明現(xiàn)行商標(biāo)法律框架對未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)主要涉及三種情形，即在先使用的服務(wù)商標(biāo)的保護(hù)；馳名的未注冊商標(biāo)可以做侵權(quán)抗辯的事由；有一定影響的未注冊商標(biāo)可以阻卻他人以不正當(dāng)手段的搶注。
但這些規(guī)定仍然不能解決除上述情形之外的其他商標(biāo)的在先使用的保護(hù)問題，同時，也缺少對在先使用權(quán)保護(hù)的構(gòu)成要件的標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一問題。
?。ǘ?、新商標(biāo)法對于問題的解決方案
新商標(biāo)法保留了現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條的內(nèi)容，即在第三十二條中規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”該內(nèi)容主要是商標(biāo)注冊的審查和核準(zhǔn)的行政授權(quán)階段體現(xiàn)了對在先使用權(quán)的保護(hù)。
另外，新商標(biāo)法第五十九條是新增了“在先使用抗辯”制度的內(nèi)容，該條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”。在先使用抗辯權(quán)規(guī)定在第七章“注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)”名下，從基本法的角度，將在先使用作為侵權(quán)抗辯的事由給予了明確地規(guī)定，其不但吸納了上述《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條的精髓，同時也將這種抗辯推廣至一切商標(biāo)，而非未注冊的馳名商標(biāo)。新商標(biāo)法對于在先使用權(quán)抗辯的明確規(guī)定，具有重要的意義。
二、 在先使用抗辯權(quán)的構(gòu)成要件
從新商標(biāo)法第五十九條的規(guī)定可以總結(jié)出，在先使用抗辯權(quán)具有如下五個構(gòu)成要件：
?。ㄒ唬r間起點要件
在先使用權(quán)人的“在先使用”發(fā)生在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊之前，而非同時發(fā)生或者發(fā)生在后，這個時間點前置的要件是在先使用權(quán)的應(yīng)有之義，否則就與“在先”意思相悖。
?。ǘ?、商標(biāo)相同或者近似
在先使用權(quán)人所使用的商標(biāo)與注冊商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似。當(dāng)注冊商標(biāo)人起訴他人在先使用的商標(biāo)構(gòu)成對其注冊商標(biāo)的侵權(quán)，前提條件是他人的商標(biāo)與注冊商標(biāo)在標(biāo)識上構(gòu)成相同或者近似，否則，注冊商標(biāo)權(quán)人提起侵權(quán)訴訟的基本要件則不具備。因為在先使用人當(dāng)然有權(quán)使用與注冊商標(biāo)不同的商標(biāo)標(biāo)識，所以只有二者商標(biāo)存在相同或者近似的情況，才產(chǎn)生了在先使用人是否有權(quán)利繼續(xù)使用該商標(biāo)的問題
?。ㄈ⑸唐废嗤蛘哳愃?
注冊商標(biāo)核定使用的商品與他人在先商標(biāo)所使用的商品是相同或者類似的是在先使用抗辯權(quán)的要件之一。這與前述商標(biāo)相同或者近似要件的道理相同，如果在先使用人使用在先商標(biāo)的商品與注冊商標(biāo)核定使用的商品不相同也不類似，則注冊商標(biāo)與這個在先商標(biāo)本身并不存在矛盾和沖突，便不存在商標(biāo)侵權(quán)指控和用在先使用進(jìn)行抗辯的的意義。
（四）、在先使用產(chǎn)生了一定的影響
不是任何的在先使用都會產(chǎn)生阻卻他人侵權(quán)抗辯的在先使用權(quán)。在先使用的商標(biāo)必須在他人申請注冊商標(biāo)前已經(jīng)產(chǎn)生了一定的影響，否則也不構(gòu)成在先使用權(quán)。這一個要件與現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條和新商標(biāo)法相對應(yīng)的第三十二條關(guān)于“商標(biāo)注冊不得侵犯他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定前后呼應(yīng)。這說明“具備一定影響”不但是商標(biāo)行政授權(quán)階段主張在先商標(biāo)權(quán)的要件，同時也是使用在先權(quán)作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯的必備要件。
?。ㄎ澹?、在先使用權(quán)的行使限制在原有范圍內(nèi)
這個要件從字面上似乎很容易理解，基于在先使用權(quán)的使用不能超過原來的范圍。但仔細(xì)分析起來仍會有很多問題，下文將做進(jìn)一步分析。
?。?、“附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”的義務(wù)
如果在先使用的標(biāo)識與在后的注冊商標(biāo)容易發(fā)生混淆、誤認(rèn)，根據(jù)商標(biāo)注冊人的請求，亦或法院也可以主動要求在先使用人附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識，使得相關(guān)公眾能將二者區(qū)分開來，而不至發(fā)生混淆誤認(rèn)。這些區(qū)別標(biāo)識包括地名、地理區(qū)劃名稱。
三、 在先使用抗辯權(quán)在實踐中可能面臨的新問題
（一）、在先使用權(quán)的抗辯是否僅僅限于在先使用人，能否通過承繼、轉(zhuǎn)讓、許可方式等進(jìn)行流轉(zhuǎn)
在適用現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條案例中曾出現(xiàn)過幾種主張在先使用權(quán)的主體不是最原始的在先使用人，其權(quán)利是通過流轉(zhuǎn)而來。通常涉及幾種情形：一種是因為企業(yè)主體的改制、分立、合并等，某個未注冊商標(biāo)的使用從前一主體流轉(zhuǎn)至另一個主體；另一種是未注冊商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓與他人；還有未注冊商標(biāo)被許可（獨(dú)占許可或排他許可）給他人。這些情況下，作為承繼人、受讓人、受許可人是否是適格的在先使用抗辯權(quán)的主體？曾有案例針對這些情況，是認(rèn)可在后主體通過承繼方式獲得在先使用的權(quán)利。但只對新商標(biāo)法五十九條的規(guī)定，筆者認(rèn)為如果是企業(yè)的改制、分立、合并情形下，新的主體可以承繼原主體因為先使用而產(chǎn)生的抗辯權(quán)；但許可的情形是排除的。
（二）、在先使用權(quán)能否通過其他在先使用權(quán)人的追認(rèn)而獲得
在先使用權(quán)是否具有相對性，即僅僅發(fā)生于真實的在先使用人與商標(biāo)注冊人之間？筆者預(yù)計新商標(biāo)法實施后，可能會出現(xiàn)涉嫌商標(biāo)侵權(quán)的主體找到真實合法的商標(biāo)在先使用人，獲得其對使用行為的追認(rèn)，也可能是獲得倒簽的授權(quán)，進(jìn)而來對抗商標(biāo)注冊人的侵權(quán)主張。
筆者認(rèn)為基于注冊制度是我國商標(biāo)權(quán)取得的基本制度，保護(hù)在先使用人真實的在先使用是這種制度下的例外，主要也是保護(hù)誠實信用的商業(yè)秩序，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益之所需。如果將這種在先使用的權(quán)利擴(kuò)大到可以通過轉(zhuǎn)讓、許可、追認(rèn)的方式讓他人所享有，將會顛覆商標(biāo)注冊制度。
（三）、“原有使用范圍”之界限模糊而可能產(chǎn)生的法律適用問題
具體的司法實踐中，“原有使用范圍”將是一個非常模糊且很難被確定的范疇。首先，原有范圍如何理解的問題。一方面“原有范圍”可能包括地理概念上的原有范圍；另一方面也涉及具體的商品范圍，是一定限定于某個特定的商品上，還是可以延及到類似商品上；同時也涉及使用方式的界限問題，例如原來僅僅在商品包裝上使用，現(xiàn)在是否可以擴(kuò)展著這該產(chǎn)品有關(guān)的其他方面，如銷售團(tuán)隊的服飾、銷售店面的店招、銷售宣傳的廣告單等。
對于有一個無法回避的問題是，基于目前網(wǎng)絡(luò)、傳媒等高度發(fā)達(dá)，商品流通范圍廣，速度快的特點，加之知識產(chǎn)權(quán)固有的無形性，很難去明確地界定“范圍”的范疇。例如一個企業(yè)沒有申請商標(biāo)注冊，但其對使用了未注冊商標(biāo)的商品在平面媒體上作了廣告，或在網(wǎng)絡(luò)、電視上有宣傳，或其產(chǎn)品在中國大部分省市有實體店的銷售，這種全國范圍的在先使用，是不是就獲得了在全國范圍內(nèi)繼續(xù)使用而可以無視在后的注冊商標(biāo)權(quán)呢？如果如此，那么在后的注冊商標(biāo)怎么辦？注冊商標(biāo)的專有使用的權(quán)利也是全國范圍呀。這樣在全國范圍內(nèi)在相同或類似商品上就有兩個相同或近似的商標(biāo)了，相關(guān)公眾如何識別二者，如何區(qū)分商品來源。區(qū)別性標(biāo)志僅僅在個別案件中具有意義。如果因為法律規(guī)定了在先權(quán)有權(quán)而導(dǎo)致在先使用的商標(biāo)與在后的注冊商標(biāo)并存的現(xiàn)象普遍化，則附加區(qū)別性標(biāo)志的做法則不能解決問題了。因此，何謂“原有使用范圍”則有待新法實施后，在實踐中通過法院的判例亦或最終的司法解釋去明釋。
?。ㄋ模?、真假難辨的使用證據(jù)的增加
很多商標(biāo)案件中，甄別使用證據(jù)的真?zhèn)我约白C明力是一個重要而艱難的工作。例如在撤銷三年不使用案件中、在證明現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條的在先使用并具有一定影響中、是否存在代理關(guān)系的案件中，存在虛假證據(jù)的情況比較多或者說很多證據(jù)的真實性都難以判斷。如果再增加一個在先使用權(quán)抗辯，無疑又增加一個類似于“撤銷三年不使用”的案件。在目前撤三案件中使用假證據(jù)，偽造證據(jù)比較多的情況下，在我國訴訟誠信體系未有效建立的情況下，“先使用抗辯權(quán)”制度在存在巨大意義的情況下，實踐中也存在著巨大的難題，法官和律師們就會更加忙碌于分辨各種使用證據(jù)的真假。增加了案件審理的難度?？赡苡腥藭f，哪個案件不是要對證據(jù)的真實性進(jìn)行鑒別呀。但這種不去在先注冊商標(biāo)，僅僅通過提供使用證據(jù)，就可以和在后的注冊商標(biāo)并存，好大的誘惑力呀！有多大的誘惑，就有人感覺冒多大的風(fēng)險。未來，商標(biāo)局、商評委和法院、代理律師，尤其是法院和代理律師在商標(biāo)侵權(quán)案件中可能都要奮力去辯別在先使用證據(jù)的真?zhèn)卫病?
?。ㄎ澹⒃谙仁褂每罐q權(quán)對商標(biāo)注冊制度的沖擊
對于基于先申請而獲得注冊的注冊商標(biāo)權(quán)利人，先使用抗辯權(quán)的設(shè)立對其是不公平的。注冊商標(biāo)權(quán)利人在申請注冊時，如果在先使用者使用商標(biāo)的地理范圍和規(guī)模很小，商標(biāo)注冊人是無法得知的，也無法進(jìn)行在先沖突檢索。如果其不是基于31條的搶注等，其獲得的注冊商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)是一種絕對權(quán)利，而不應(yīng)還存在法律規(guī)定上的相對性。
?。?、在先使用抗辯權(quán)的獲得應(yīng)當(dāng)基于誠實信用
新商標(biāo)法對在先使用抗辯權(quán)規(guī)定的要件里沒有提及關(guān)于誠實信用或善意的要求，未包含主觀因素的考量對實踐中一些新問題無法進(jìn)行規(guī)范。例如一方競爭者得知（可能是通過正當(dāng)途徑或者非正當(dāng)途徑）另一競爭者擬要申請注冊某商標(biāo)之前，便開始在相同或類似商品上使用與該商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，該后者的商標(biāo)注冊獲得核準(zhǔn)后，先使用者的在先使用似乎完全符合新商標(biāo)法第五十九條的規(guī)定，然而這種使用者的在先使用權(quán)是不應(yīng)當(dāng)獲得保護(hù)的，因為其在先使用不是“巧合”。因此在先使用抗辯權(quán)在適用時應(yīng)考慮在先使用人的主觀狀態(tài)，是否是善意的。
?。ㄆ撸?、在先使用應(yīng)當(dāng)是連續(xù)的
新商標(biāo)法第五十九條也沒有對在先使用是否要求其具有連續(xù)性做出規(guī)定。相比之下，一個注冊商標(biāo)連續(xù)三年沒有使用，他人尚可提出撤銷申請，然而如果一個未注冊商標(biāo)連續(xù)多年沒有使用，針對注冊商標(biāo)權(quán)人的侵權(quán)指控，仍然可以成功地主張在先使用權(quán)，顯示是不合適的。即僅僅因為其使用時間點早，而不考慮其中間具有多年連續(xù)不使用的事實而仍給予其在先使用抗辯權(quán)的保護(hù)，則使得未注冊商標(biāo)享有了超注冊商標(biāo)的保護(hù)，對我國的商標(biāo)注冊制度是一種破壞。
以上是筆者對新商標(biāo)法中的在先使用抗辯權(quán)的一些粗淺的看法，可能待新商標(biāo)法實施后，在實踐中對該問題會有新的不同的思考。
2013年8月30日全國人民代表大會常務(wù)委員會通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第三次修正）的議案（以下稱新商標(biāo)法）。新商標(biāo)法涉及了現(xiàn)行商標(biāo)法多方面的內(nèi)容并有新增內(nèi)容。作為一名長期從事商標(biāo)訴訟的律師，對新商標(biāo)法的眾多內(nèi)容有著很多感悟?，F(xiàn)僅就其中的合理使用中的在先使用抗辯制度從實踐操作的層面談幾點看法，望讀者能從中有所獲益。
一、 在先使用抗辯權(quán)制度建立的背景和意義
（一）、在新商標(biāo)法實施前保護(hù)商標(biāo)在先使用的法律、法規(guī)或司法解釋
現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定，“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用?！?
2009年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，“原告以被訴商標(biāo)的使用侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標(biāo)復(fù)制、摹仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標(biāo)為由提出抗辯或者提起反訴的，應(yīng)當(dāng)對其在先未注冊商標(biāo)馳名的事實負(fù)舉證責(zé)任?！?
現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條規(guī)定了“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。
以上說明現(xiàn)行商標(biāo)法律框架對未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)主要涉及三種情形，即在先使用的服務(wù)商標(biāo)的保護(hù)；馳名的未注冊商標(biāo)可以做侵權(quán)抗辯的事由；有一定影響的未注冊商標(biāo)可以阻卻他人以不正當(dāng)手段的搶注。
但這些規(guī)定仍然不能解決除上述情形之外的其他商標(biāo)的在先使用的保護(hù)問題，同時，也缺少對在先使用權(quán)保護(hù)的構(gòu)成要件的標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一問題。
?。ǘ?、新商標(biāo)法對于問題的解決方案
新商標(biāo)法保留了現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條的內(nèi)容，即在第三十二條中規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”該內(nèi)容主要是商標(biāo)注冊的審查和核準(zhǔn)的行政授權(quán)階段體現(xiàn)了對在先使用權(quán)的保護(hù)。
另外，新商標(biāo)法第五十九條是新增了“在先使用抗辯”制度的內(nèi)容，該條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”。在先使用抗辯權(quán)規(guī)定在第七章“注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)”名下，從基本法的角度，將在先使用作為侵權(quán)抗辯的事由給予了明確地規(guī)定，其不但吸納了上述《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條的精髓，同時也將這種抗辯推廣至一切商標(biāo)，而非未注冊的馳名商標(biāo)。新商標(biāo)法對于在先使用權(quán)抗辯的明確規(guī)定，具有重要的意義。
二、 在先使用抗辯權(quán)的構(gòu)成要件
從新商標(biāo)法第五十九條的規(guī)定可以總結(jié)出，在先使用抗辯權(quán)具有如下五個構(gòu)成要件：
?。ㄒ唬r間起點要件
在先使用權(quán)人的“在先使用”發(fā)生在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊之前，而非同時發(fā)生或者發(fā)生在后，這個時間點前置的要件是在先使用權(quán)的應(yīng)有之義，否則就與“在先”意思相悖。
?。ǘ?、商標(biāo)相同或者近似
在先使用權(quán)人所使用的商標(biāo)與注冊商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似。當(dāng)注冊商標(biāo)人起訴他人在先使用的商標(biāo)構(gòu)成對其注冊商標(biāo)的侵權(quán)，前提條件是他人的商標(biāo)與注冊商標(biāo)在標(biāo)識上構(gòu)成相同或者近似，否則，注冊商標(biāo)權(quán)人提起侵權(quán)訴訟的基本要件則不具備。因為在先使用人當(dāng)然有權(quán)使用與注冊商標(biāo)不同的商標(biāo)標(biāo)識，所以只有二者商標(biāo)存在相同或者近似的情況，才產(chǎn)生了在先使用人是否有權(quán)利繼續(xù)使用該商標(biāo)的問題
?。ㄈ⑸唐废嗤蛘哳愃?
注冊商標(biāo)核定使用的商品與他人在先商標(biāo)所使用的商品是相同或者類似的是在先使用抗辯權(quán)的要件之一。這與前述商標(biāo)相同或者近似要件的道理相同，如果在先使用人使用在先商標(biāo)的商品與注冊商標(biāo)核定使用的商品不相同也不類似，則注冊商標(biāo)與這個在先商標(biāo)本身并不存在矛盾和沖突，便不存在商標(biāo)侵權(quán)指控和用在先使用進(jìn)行抗辯的的意義。
（四）、在先使用產(chǎn)生了一定的影響
不是任何的在先使用都會產(chǎn)生阻卻他人侵權(quán)抗辯的在先使用權(quán)。在先使用的商標(biāo)必須在他人申請注冊商標(biāo)前已經(jīng)產(chǎn)生了一定的影響，否則也不構(gòu)成在先使用權(quán)。這一個要件與現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條和新商標(biāo)法相對應(yīng)的第三十二條關(guān)于“商標(biāo)注冊不得侵犯他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定前后呼應(yīng)。這說明“具備一定影響”不但是商標(biāo)行政授權(quán)階段主張在先商標(biāo)權(quán)的要件，同時也是使用在先權(quán)作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯的必備要件。
?。ㄎ澹?、在先使用權(quán)的行使限制在原有范圍內(nèi)
這個要件從字面上似乎很容易理解，基于在先使用權(quán)的使用不能超過原來的范圍。但仔細(xì)分析起來仍會有很多問題，下文將做進(jìn)一步分析。
?。?、“附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”的義務(wù)
如果在先使用的標(biāo)識與在后的注冊商標(biāo)容易發(fā)生混淆、誤認(rèn)，根據(jù)商標(biāo)注冊人的請求，亦或法院也可以主動要求在先使用人附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識，使得相關(guān)公眾能將二者區(qū)分開來，而不至發(fā)生混淆誤認(rèn)。這些區(qū)別標(biāo)識包括地名、地理區(qū)劃名稱。
三、 在先使用抗辯權(quán)在實踐中可能面臨的新問題
（一）、在先使用權(quán)的抗辯是否僅僅限于在先使用人，能否通過承繼、轉(zhuǎn)讓、許可方式等進(jìn)行流轉(zhuǎn)
在適用現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條案例中曾出現(xiàn)過幾種主張在先使用權(quán)的主體不是最原始的在先使用人，其權(quán)利是通過流轉(zhuǎn)而來。通常涉及幾種情形：一種是因為企業(yè)主體的改制、分立、合并等，某個未注冊商標(biāo)的使用從前一主體流轉(zhuǎn)至另一個主體；另一種是未注冊商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓與他人；還有未注冊商標(biāo)被許可（獨(dú)占許可或排他許可）給他人。這些情況下，作為承繼人、受讓人、受許可人是否是適格的在先使用抗辯權(quán)的主體？曾有案例針對這些情況，是認(rèn)可在后主體通過承繼方式獲得在先使用的權(quán)利。但只對新商標(biāo)法五十九條的規(guī)定，筆者認(rèn)為如果是企業(yè)的改制、分立、合并情形下，新的主體可以承繼原主體因為先使用而產(chǎn)生的抗辯權(quán)；但許可的情形是排除的。
（二）、在先使用權(quán)能否通過其他在先使用權(quán)人的追認(rèn)而獲得
在先使用權(quán)是否具有相對性，即僅僅發(fā)生于真實的在先使用人與商標(biāo)注冊人之間？筆者預(yù)計新商標(biāo)法實施后，可能會出現(xiàn)涉嫌商標(biāo)侵權(quán)的主體找到真實合法的商標(biāo)在先使用人，獲得其對使用行為的追認(rèn)，也可能是獲得倒簽的授權(quán)，進(jìn)而來對抗商標(biāo)注冊人的侵權(quán)主張。
筆者認(rèn)為基于注冊制度是我國商標(biāo)權(quán)取得的基本制度，保護(hù)在先使用人真實的在先使用是這種制度下的例外，主要也是保護(hù)誠實信用的商業(yè)秩序，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益之所需。如果將這種在先使用的權(quán)利擴(kuò)大到可以通過轉(zhuǎn)讓、許可、追認(rèn)的方式讓他人所享有，將會顛覆商標(biāo)注冊制度。
（三）、“原有使用范圍”之界限模糊而可能產(chǎn)生的法律適用問題
具體的司法實踐中，“原有使用范圍”將是一個非常模糊且很難被確定的范疇。首先，原有范圍如何理解的問題。一方面“原有范圍”可能包括地理概念上的原有范圍；另一方面也涉及具體的商品范圍，是一定限定于某個特定的商品上，還是可以延及到類似商品上；同時也涉及使用方式的界限問題，例如原來僅僅在商品包裝上使用，現(xiàn)在是否可以擴(kuò)展著這該產(chǎn)品有關(guān)的其他方面，如銷售團(tuán)隊的服飾、銷售店面的店招、銷售宣傳的廣告單等。
對于有一個無法回避的問題是，基于目前網(wǎng)絡(luò)、傳媒等高度發(fā)達(dá)，商品流通范圍廣，速度快的特點，加之知識產(chǎn)權(quán)固有的無形性，很難去明確地界定“范圍”的范疇。例如一個企業(yè)沒有申請商標(biāo)注冊，但其對使用了未注冊商標(biāo)的商品在平面媒體上作了廣告，或在網(wǎng)絡(luò)、電視上有宣傳，或其產(chǎn)品在中國大部分省市有實體店的銷售，這種全國范圍的在先使用，是不是就獲得了在全國范圍內(nèi)繼續(xù)使用而可以無視在后的注冊商標(biāo)權(quán)呢？如果如此，那么在后的注冊商標(biāo)怎么辦？注冊商標(biāo)的專有使用的權(quán)利也是全國范圍呀。這樣在全國范圍內(nèi)在相同或類似商品上就有兩個相同或近似的商標(biāo)了，相關(guān)公眾如何識別二者，如何區(qū)分商品來源。區(qū)別性標(biāo)志僅僅在個別案件中具有意義。如果因為法律規(guī)定了在先權(quán)有權(quán)而導(dǎo)致在先使用的商標(biāo)與在后的注冊商標(biāo)并存的現(xiàn)象普遍化，則附加區(qū)別性標(biāo)志的做法則不能解決問題了。因此，何謂“原有使用范圍”則有待新法實施后，在實踐中通過法院的判例亦或最終的司法解釋去明釋。
?。ㄋ模?、真假難辨的使用證據(jù)的增加
很多商標(biāo)案件中，甄別使用證據(jù)的真?zhèn)我约白C明力是一個重要而艱難的工作。例如在撤銷三年不使用案件中、在證明現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條的在先使用并具有一定影響中、是否存在代理關(guān)系的案件中，存在虛假證據(jù)的情況比較多或者說很多證據(jù)的真實性都難以判斷。如果再增加一個在先使用權(quán)抗辯，無疑又增加一個類似于“撤銷三年不使用”的案件。在目前撤三案件中使用假證據(jù)，偽造證據(jù)比較多的情況下，在我國訴訟誠信體系未有效建立的情況下，“先使用抗辯權(quán)”制度在存在巨大意義的情況下，實踐中也存在著巨大的難題，法官和律師們就會更加忙碌于分辨各種使用證據(jù)的真假。增加了案件審理的難度?？赡苡腥藭f，哪個案件不是要對證據(jù)的真實性進(jìn)行鑒別呀。但這種不去在先注冊商標(biāo)，僅僅通過提供使用證據(jù)，就可以和在后的注冊商標(biāo)并存，好大的誘惑力呀！有多大的誘惑，就有人感覺冒多大的風(fēng)險。未來，商標(biāo)局、商評委和法院、代理律師，尤其是法院和代理律師在商標(biāo)侵權(quán)案件中可能都要奮力去辯別在先使用證據(jù)的真?zhèn)卫病?
?。ㄎ澹⒃谙仁褂每罐q權(quán)對商標(biāo)注冊制度的沖擊
對于基于先申請而獲得注冊的注冊商標(biāo)權(quán)利人，先使用抗辯權(quán)的設(shè)立對其是不公平的。注冊商標(biāo)權(quán)利人在申請注冊時，如果在先使用者使用商標(biāo)的地理范圍和規(guī)模很小，商標(biāo)注冊人是無法得知的，也無法進(jìn)行在先沖突檢索。如果其不是基于31條的搶注等，其獲得的注冊商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)是一種絕對權(quán)利，而不應(yīng)還存在法律規(guī)定上的相對性。
?。?、在先使用抗辯權(quán)的獲得應(yīng)當(dāng)基于誠實信用
新商標(biāo)法對在先使用抗辯權(quán)規(guī)定的要件里沒有提及關(guān)于誠實信用或善意的要求，未包含主觀因素的考量對實踐中一些新問題無法進(jìn)行規(guī)范。例如一方競爭者得知（可能是通過正當(dāng)途徑或者非正當(dāng)途徑）另一競爭者擬要申請注冊某商標(biāo)之前，便開始在相同或類似商品上使用與該商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，該后者的商標(biāo)注冊獲得核準(zhǔn)后，先使用者的在先使用似乎完全符合新商標(biāo)法第五十九條的規(guī)定，然而這種使用者的在先使用權(quán)是不應(yīng)當(dāng)獲得保護(hù)的，因為其在先使用不是“巧合”。因此在先使用抗辯權(quán)在適用時應(yīng)考慮在先使用人的主觀狀態(tài)，是否是善意的。
?。ㄆ撸?、在先使用應(yīng)當(dāng)是連續(xù)的
新商標(biāo)法第五十九條也沒有對在先使用是否要求其具有連續(xù)性做出規(guī)定。相比之下，一個注冊商標(biāo)連續(xù)三年沒有使用，他人尚可提出撤銷申請，然而如果一個未注冊商標(biāo)連續(xù)多年沒有使用，針對注冊商標(biāo)權(quán)人的侵權(quán)指控，仍然可以成功地主張在先使用權(quán)，顯示是不合適的。即僅僅因為其使用時間點早，而不考慮其中間具有多年連續(xù)不使用的事實而仍給予其在先使用抗辯權(quán)的保護(hù)，則使得未注冊商標(biāo)享有了超注冊商標(biāo)的保護(hù)，對我國的商標(biāo)注冊制度是一種破壞。
以上是筆者對新商標(biāo)法中的在先使用抗辯權(quán)的一些粗淺的看法，可能待新商標(biāo)法實施后，在實踐中對該問題會有新的不同的思考。
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