文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 陳紹娟
自2019年6月13日正式開板以來，截至2022年11月11日，已有519家企業(yè)在科創(chuàng)板注冊生效。科創(chuàng)板定位“硬科技”，集聚了一批高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的科技創(chuàng)新企業(yè)，板塊集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。對于企業(yè)來說，在科創(chuàng)板上市不僅打開了一個新的募集資金的通道，同時也意味著在科技創(chuàng)新上被認可，有助于進一步提升品牌影響力。
不管是中國證監(jiān)會發(fā)布的《科創(chuàng)屬性評價指引（試行）》構(gòu)建的“4+5”科創(chuàng)屬性評價指標，還是“科創(chuàng)板專利訴訟第一案”等在科創(chuàng)板IPO過程中的專利狙擊，都可以體會出知識產(chǎn)權(quán)在科創(chuàng)板中的重要意義。正如國家知識產(chǎn)權(quán)局在2021年度報告扉頁所說的那樣：“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，保護知識產(chǎn)權(quán)就是保護創(chuàng)新”，談科創(chuàng)板繞不開技術(shù)，繞不開知識產(chǎn)權(quán)。
在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答（二）》第13條中，在談到影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的重要情形時，提到了對如下內(nèi)容的核查：
（九）對發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營或收入實現(xiàn)有重大影響的商標、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)存在重大糾紛或訴訟，已經(jīng)或者未來將對發(fā)行人財務(wù)狀況或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；
我們整理了上交所科創(chuàng)板網(wǎng)站上披露的部分問詢與答復(fù)，發(fā)現(xiàn)上交所在審核問詢中所提出的很多問題具有代表性，且確實為一部分的企業(yè)在日常知識產(chǎn)權(quán)管理中所忽視。因此，我們摘出一部分的審核問詢函內(nèi)容進行解讀，希望能在回溯與反思中為企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理提供一些建議與幫助。
以下為某審核問詢函摘要：
請發(fā)行人說明：
（1）結(jié)合主營產(chǎn)品與發(fā)明專利的對應(yīng)情況說明各發(fā)明專利的發(fā)明人是否為公司員工，是否為原始創(chuàng)新或利用了發(fā)明人原任職單位的技術(shù)進行二次創(chuàng)新，是否屬于原任職單位的職務(wù)發(fā)明，是否存在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險；
根據(jù)首輪問詢回復(fù)，由于發(fā)行人已授權(quán)專利中存在部分人員從原單位離職后的一年內(nèi)入職發(fā)行人并在發(fā)行人申請專利的情況，涉及發(fā)明專利共6項，因此上交所要求發(fā)行人進一步說明如下內(nèi)容：
上述6項發(fā)明專利對應(yīng)的產(chǎn)品類型、收入及占比，是否為發(fā)行人核心發(fā)明專利，是否涉及發(fā)行人核心技術(shù)，是否存在潛在糾紛。
上述問詢與答復(fù)所關(guān)注的正是發(fā)明人從原任職單位離職一年內(nèi)做出的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬問題。
目前在司法實踐中，權(quán)屬類糾紛呈逐年上升的態(tài)勢。科創(chuàng)板關(guān)注到此類問題，也正是基于潛在糾紛的考量。在很多技術(shù)人員的意識里，一般認為在單位工作期間完成的發(fā)明創(chuàng)造歸屬于單位，但是卻沒有意識到從單位離職后做出來的發(fā)明創(chuàng)造也有可能被原單位要回去，有一些企業(yè)也正是因此陷入了權(quán)屬類訴訟中。
《專利法實施細則》第12條規(guī)定“退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的其中一種情形。上述規(guī)定中設(shè)置了“原單位離職1年內(nèi)”加“相關(guān)性”要件。
在實踐中，“原單位離職1年內(nèi)”較容易判斷，但專利技術(shù)與原單位本職工作或任務(wù)的“相關(guān)性”則存在較多爭議，有的認為應(yīng)從較上位的“技術(shù)領(lǐng)域”角度進行比對，有的認為要看“原本職工作或分配的任務(wù)是否直接涵蓋或直接指向相關(guān)發(fā)明內(nèi)容”等。最高人民法院在2021年發(fā)布的158號指導(dǎo)案例“深圳市衛(wèi)邦科技有限公司訴李堅毅、深圳市遠程智能設(shè)備有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案”中，提出應(yīng)“注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡”，既不能對“相關(guān)性”作過于寬泛的解釋，也要維護原單位對確屬職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的科學技術(shù)成果享有的合法權(quán)利，因此是一個綜合考量的過程，力求在技術(shù)領(lǐng)域與具體的技術(shù)方案之間找到一個平衡點。
值得注意的是：對于原單位而言，權(quán)屬類維權(quán)并非只有“原單位離職1年內(nèi)”加“相關(guān)性”一個路徑。如果是離職員工將原單位已經(jīng)完成的技術(shù)成果申請專利，或者主要是利用原單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，則不受離職1年限制。
為了避免權(quán)屬類糾紛，建議企業(yè)做好以下方面的工作：
入職調(diào)查
? 員工是否與原單位簽署有保密協(xié)議
? 員工是否與原單位簽署有競業(yè)限制協(xié)議
承諾書安排
? 入職員工承諾不使用原單位技術(shù)申請專利
專利申請調(diào)查
? 擬申請的專利技術(shù)是否為本公司獨立研發(fā)
? 所列發(fā)明人是否在從原單位離職一年內(nèi)
檔案保管
? 保管好公司的獨立研發(fā)資料