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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 孔繁文
在英美法系，禁反悔原則（estoppel）起源于衡平法，后逐漸被普通法所吸收，成為訴訟等對抗性法律程序中當(dāng)事人應(yīng)予遵循的一項重要原則。這一原則與大陸法系中的公平（fairness）原則和誠實信用原則（good faith）法意相通，旨在限制一方當(dāng)事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陳述和行為，來損害對方當(dāng)事人以及其它公眾的信賴?yán)妗Ｒ虼耍瑹o論是英美法系還是大陸法系，在專利領(lǐng)域，禁反悔原則均已成為權(quán)利要求解釋時需要考慮的基本原則。
禁反悔作為一項原則，在專利領(lǐng)域已經(jīng)被司法實踐長期采納，并且已被明文規(guī)定在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》-法釋（2009）21號第六條。也就是說，在專利授權(quán)、確權(quán)過程中，專利申請人、專利權(quán)人對權(quán)利要求的保護(hù)范圍作出“縮窄性”的修改或陳述后，其在專利侵權(quán)訴訟中并不能對該保護(hù)范圍作出與該縮窄性修改或陳述自相矛盾的解釋，以期獲得更大的保護(hù)范圍，損害對方當(dāng)事人或公眾的信賴?yán)妗?/p>
例如，在澳諾公司與午時公司等專利侵權(quán)案【（2009）民提字第20號】中，最高人民法院認(rèn)為，從涉案專利審批文檔中可以看出，專利申請人進(jìn)行的修改是針對國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為涉案專利申請公開文本權(quán)利要求保護(hù)范圍過寬，在實質(zhì)上得不到說明書支持的審查意見而進(jìn)行的；被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征屬于專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中的技術(shù)特征等同而將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
另外，在優(yōu)他公司與萬高公司等專利侵權(quán)案【（2010）民提字第158號】中，最高人民法院根據(jù)專利權(quán)人在涉案專利授權(quán)和無效宣告程序中作出的意見陳述，以及涉案專利說明書中記載的有關(guān)不同工藝條件所具有的技術(shù)效果的比較分析，認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相關(guān)技術(shù)特征與涉案專利中的對應(yīng)技術(shù)特征不構(gòu)成等同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。
在筆者代理的諸多案件中，有兩個案件對于禁反悔原則的適用問題比較具有典型性，下文中將分別予以介紹：
一、禁反悔原則不適用的案例
2016年6月22日，北京市集佳律師事務(wù)所收到最高人民法院(2013）民提字第127號民事判決書。經(jīng)審判委員會討論決定，最高法院判決維持湖北高院（2011）鄂民三再終字第2號民事判決書，集佳代理長沙深湘通用機器有限公司獲得最終勝訴，為這一長達(dá)15年的馬拉松案件拉上帷幕。據(jù)了解，最高檢尚未有針對專利侵權(quán)民事案件向最高法院抗訴的前例。
此案的總審理周期長達(dá)15年，歷經(jīng)一審、二審、本院再審、最高院指令再審、最高檢抗訴最高院再審，以及其間的專利無效、行政訴訟一審、二審程序等，可以說開了中國專利侵權(quán)訴訟歷史之先河。其中的指令再審案件還被評為湖北省十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一，與此案有關(guān)的另一案件也曾被評為湖南省十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一。
本案中，案件的爭議焦點集中在三個方面，其中的第一個方面即為禁反悔原則的適用問題。具體而言：
1、最高檢在民事抗訴書中認(rèn)定此案應(yīng)當(dāng)適用禁反悔原則
最高檢認(rèn)為：專利權(quán)人在無效程序中曾陳述本專利中磨輥與磨盤為上下位置關(guān)系，而且復(fù)審委在利用對比文件1（US3339853）和對比文件6（US4022387）評價涉案專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時，采納了專利權(quán)人的陳述，認(rèn)為本專利“磨輥位于磨盤的上方”與對比文件1、6中“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”存在區(qū)別，進(jìn)而認(rèn)為權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性。所以，（2011）鄂民三再終字第2號民事判決違反了“禁反悔”原則，認(rèn)定被控產(chǎn)品的“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”與“磨盤上方通過支架活動裝有磨輥”構(gòu)成等同為適用法律錯誤。
2、集佳通過認(rèn)真研究，認(rèn)定本案并不應(yīng)適用禁反悔原則
我們?nèi)娼Y(jié)合專利權(quán)人做出上述陳述的語境和上下文進(jìn)行分析，得出了與最高檢完全不同的結(jié)論。
在涉案專利的無效程序中，現(xiàn)有技術(shù)中的磨盤和磨輥為完全的內(nèi)外關(guān)系，其磨輥的磨面與磨盤的磨面的外輪廓線均與地面垂直，如下圖所示：
上述對比文件（雷蒙機）的附圖中，其磨輥和磨盤兩者磨面的外輪廓線與地面垂直，且二者的軸心線平行。因此，磨輥與磨盤的相對位置關(guān)系僅為簡單的內(nèi)外關(guān)系（完全內(nèi)側(cè)），也即是二者磨面的外輪廓線與軸心線均與地面垂直，并不存在上下關(guān)系。然而，在本專利的主要實施例中，磨輥與磨盤之間存在著上下關(guān)系，呈斜上方布置，參見下述該專利的附圖1：
因此，在專利權(quán)人關(guān)于“磨輥在上、磨盤在下”的陳述，是針對對比文件為一種雷蒙機，只具有簡單的內(nèi)外關(guān)系，不存在任何形式的上下關(guān)系的情況，而相對比較后提出的。所以，在考慮禁反悔這一問題時，也僅涉及將磨輥與磨盤僅為簡單的內(nèi)外關(guān)系（磨輥和磨盤二者磨面的外輪廓線與二者的軸心線均與地面垂直）的情況排除在外，而不應(yīng)當(dāng)將磨盤與磨輥存在上下關(guān)系的多種方式，例如“磨輥傾斜設(shè)置”、“磨盤為錐形或盤形曲面”、“斜置磨合面”等斜上方的情況排除。
事實上，參見下述廣義公司提供的“廣義磨”的裝配圖，即可清楚地知道被控侵權(quán)產(chǎn)品的廣義磨，其磨輥也是位于磨盤的斜上方，與本專利完全相同，而不是抗訴書中提到的廣義磨是“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”：
3、最高院肯定了專利權(quán)人的主張，認(rèn)定此案不適用禁反悔原則
最高院認(rèn)定： “禁反悔”原則規(guī)定于專利侵權(quán)司法解釋第六條：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。”…….本院認(rèn)為，適用“禁反悔”原則需要考察專利權(quán)人在無效宣告請求審查程序中相關(guān)陳述的真實意思表示。經(jīng)審理，從無效宣告審查程序中的證據(jù) 1 ( US3 339853 號美國專利）、證據(jù) 6 ( US4022387 號美國專利）公開的技術(shù)方案來看，其所公開的磨合面均是垂直設(shè)置，這使得磨輥與磨盤位于同一水平高度上配合工作，從而體現(xiàn)為磨輥處于磨盤內(nèi)側(cè)的位置關(guān)系；而涉案專利權(quán)利要求 1 所包含的“磨輥位于磨盤斜 28側(cè)上方”的技術(shù)方案，能夠?qū)崿F(xiàn)延緩待磨物料下降速度、增加研磨工作時間等有益效果。深湘公司在無效宣告審查程序中的意見陳述，意在強調(diào)涉案專利與前述證據(jù) 1 、 6 所公開的現(xiàn)有技術(shù)“磨輥位于磨盤內(nèi)側(cè)”存在的區(qū)別，其只是在權(quán)利要求 1 所限定磨輥和磨盤相對位置的本來含義的范圍內(nèi)使用“上下位置”這一表述的。
顯然，在無效宣告請求審查程序中，專利權(quán)人深湘公司基于證據(jù) 1 、 6 這兩份對比文件對涉案專利權(quán)利要求 1 所作的陳述，并沒有對所爭議的技術(shù)特征的字面含義作進(jìn)一步的限制，沒有排除“磨輥位于磨盤斜側(cè)上方”的技術(shù)方案。因此，該技術(shù)方案不屬于在專利無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案。湖北高院再審判決對此問題的認(rèn)定并未違反“禁反悔”原則。
最高院認(rèn)定中的亮點在于：適用“禁反悔”原則需要考察專利權(quán)人在無效宣告請求審查程序中相關(guān)陳述的真實意思表示，不應(yīng)當(dāng)對個別文字進(jìn)行斷章取義的解釋。這一論述對于今后案件中各級法院及案件當(dāng)事人在考慮適用“禁反悔原則”時具有指導(dǎo)意義。
二、禁反悔原則適用的典型案例
上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、安徽沃弗電力科技有限公司訴麥格納驅(qū)動公司確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛案。 永磁傳動技術(shù)的專利之爭，在電機傳動、節(jié)能市場上一直是被業(yè)內(nèi)廣泛熱議的話題。美國麥格納驅(qū)動公司（MagnaDrive Corporation） 于1999年在美國華盛頓州成立，為涉案專利ZL98802726.7的獨占被許可人。鑫曜公司是一家中國的臺資高科技能源科技企業(yè)，與麥格納驅(qū)動公司的同類產(chǎn)品構(gòu)成競爭。
由于麥格納驅(qū)動公司向鑫曜公司發(fā)送律師函，聲稱鑫曜公司制造、銷售的永磁調(diào)速器產(chǎn)品侵犯了麥格納驅(qū)動公司發(fā)明專利，這對鑫曜公司及代理商的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了重大不利影響，因此，在依法履行催告程序后，有鑒于麥格納驅(qū)動公司既不撤回警告也未提起訴訟，鑫曜公司及代理商沃弗公司于2013年3月20日向安徽省合肥市中級人民法院提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴。
本專利申請公開說明書中，權(quán)利要求1包括如下內(nèi)容：第一組兩個所述轉(zhuǎn)子分開一固定的軸向距離，并作為一個單元安裝到所述第一旋轉(zhuǎn)軸上隨其一致轉(zhuǎn)動；余剩的兩個所述轉(zhuǎn)子則安裝成沿軸向相反方向相對于所述的第二旋轉(zhuǎn)軸運動并隨其一致轉(zhuǎn)動。
針對上述權(quán)利要求1，審查員在《第一次審查意見通知書》中指出：……（上述引用內(nèi)容）涵蓋了三種情況：兩個所述磁轉(zhuǎn)子，兩個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子或一個所述磁轉(zhuǎn)子同一個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子“分開一固定的軸向距離……安裝到軸”，而本申請的說明書只描述了其中一種情況……因此該權(quán)利要求得不到說明書的支持。
答復(fù)上述審查意見時，專利申請人對權(quán)利要求1的內(nèi)容進(jìn)行了修改，修改后的相應(yīng)技術(shù)特征成為現(xiàn)權(quán)利要求的新技術(shù)特征：兩個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子分開一固定的軸向距離，并作為一個單元安裝到所述第一旋轉(zhuǎn)軸上隨其一致轉(zhuǎn)動。
也就是說，經(jīng)過修改，專利申請人明確將審查員指出的可能存在的三種情況，限定為本專利說明書中所記載的一種情況，而將其它兩種可能的情況排除在外。
本案中，專利權(quán)人認(rèn)為，針對涉案專利鑫曜公司僅僅是將專利所述的磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子的位置互換，兩者的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)構(gòu)成等同。然而，由于涉案產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案，恰恰是專利申請人在審查過程中通過對權(quán)利要求的修改而放棄的技術(shù)方案”：“一個所述磁轉(zhuǎn)子同一個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子…安裝到第一旋轉(zhuǎn)軸”。因此，根據(jù)禁止反悔原則，權(quán)利人無法在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將這一方案納入本專利的保護(hù)范圍。
合肥市中級人民法院經(jīng)開庭審理，做出（2013）合民三初字第89號民事判決書，認(rèn)定原告在其上所采用的技術(shù)方案，是專利權(quán)人在專利的申請過程中通過修改而放棄的技術(shù)方案，應(yīng)適用“禁止反悔原則”，不構(gòu)成專利侵權(quán)。
此后，合肥中院的一審判決由安徽省高級人民法院（2013）皖民三終字第84號判決所維持，并被安徽省高級人民法院選為年度十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一。
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