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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
對于接觸過美國專利申請的發(fā)明人、申請人或者專利代理人來說，IDS是一件在美國專利申請中被多次提及的話題。即使對于美國專利律師而言，IDS也是一個經(jīng)常會被探討的話題，一些美國律所甚至專門提供有關(guān)IDS提交策略規(guī)劃的服務(wù)。由此，IDS的重要性可見一斑。
IDS是Information Disclosure Statement的英文縮寫，通常被譯為“信息披露聲明”。在美國專利法實施細(xì)則37 CFR 1.56中，明確規(guī)定了在專利申請過程中信息披露的義務(wù)，義務(wù)人包括申請中署名的每一位發(fā)明人、準(zhǔn)備或處理專利申請的每一位律師或代理人以及實質(zhì)性地參與到專利申請準(zhǔn)備階段或處理階段的任何其他人，包括受讓人或者任何有權(quán)利受讓的任何人。美國專利法中對信息披露義務(wù)的要求規(guī)定地極為詳盡的，也極為苛刻。因為如果有義務(wù)提交IDS的人沒有盡到信息披露的義務(wù)，欺騙或者試圖欺騙美國專利商標(biāo)局(USPTO)，或采用不誠信的或明知故犯的態(tài)度來違反信息披露的義務(wù)，那么將會導(dǎo)致專利不被授權(quán)。實踐中，以專利權(quán)人欺騙或意圖欺騙USPTO，判專利在申請中有不正當(dāng)行為(inequitable conduct)而導(dǎo)致專利最終無效實施的案例并不少。
美國專利法實施細(xì)則37 CFR 1.56的要求，有信息披露義務(wù)的人應(yīng)向USPTO披露所有和本申請的可專利性實質(zhì)相關(guān)(materiality)的所有現(xiàn)有技術(shù)資料，包括單獨或者與其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合影響本申請權(quán)利要求可專利性的IDS信息，以及不利于申請人對于本申請中審查員的駁回意見進(jìn)行答辯的IDS信息等。一般來說，包括現(xiàn)有技術(shù)背景資料、伙伴申請(counterpart application)中的檢索報告以及相關(guān)審查意見和引用文獻(xiàn)。實踐中，最常遇到的就是伙伴申請(counterpart application)中的其他專利局檢索報告中所引用的現(xiàn)有技術(shù)。這些引用的現(xiàn)有技術(shù)主要包括X類、Y類、A類、R類、P類和E類文件。其中，
a)X類——是在檢索報告中被審查員是認(rèn)為特別相關(guān)的文件，單獨考慮該文件就能認(rèn)定本申請是否具有新穎性或創(chuàng)造性，這類文件都是需要作為IDS提交的；
b)Y類——是在檢索報告中被審查員是認(rèn)為特別相關(guān)的文件，和X類相比來說，還需要與其他現(xiàn)有技術(shù)文件結(jié)合且該結(jié)合對于本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員來說是顯而易見時，可以來判斷本申請不具有創(chuàng)造性，這類文件都是需要作為IDS提交的；
c)A類——是在檢索報告中被審查員認(rèn)為是不特別相關(guān)的表示現(xiàn)有技術(shù)一般狀態(tài)的文件，屬于背景技術(shù)方面的資料，這類文件是否屬于materiality，還需經(jīng)過專業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交，一般建議最好都作為IDS提交；
d)R類——任何單位或個人在申請日向?qū)＠痔峤坏摹儆谕瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)＠暾埼募ㄈ缤仗峤坏膶嵱眯滦停梢钥紤]不作為IDS提交；
e)P類——所謂的“中間文件”，即公布日先于本申請的提交日或國際申請日但遲于所要求的優(yōu)先權(quán)日，這類文件是否屬于materiality，還需經(jīng)過專業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交，一般建議最好都作為IDS提交；
f)E類——抵觸申請，其先于本申請?zhí)峤坏沁t于本申請的提交日公開，一般可以不作為IDS提交。
USPTO對于申請人提交的IDS相關(guān)的文件數(shù)量以及文件大小都沒有限制。當(dāng)并不能判斷一份資料是否與現(xiàn)有技術(shù)實質(zhì)相關(guān)(materiality)時，謹(jǐn)慎來說，最好還是作為IDS來提交。這種情況下，判斷materiality的責(zé)任就歸咎于美國的專利審查員，而不是義務(wù)人本身。這也是一種規(guī)避IDS風(fēng)險的策略。另外，與核實資料是否有materiality以及訴訟中被認(rèn)為沒有完成IDS義務(wù)而被判在專利申請中有不正當(dāng)行為(inequitable conduct)相比，提交所有盡可能相關(guān)的文件可能所花費的成本更小。當(dāng)然，也還是有一定風(fēng)險：有可能在后期訴訟中被認(rèn)為故意在大量IDS資料中“隱藏”高度相關(guān)的文件。因此，當(dāng)IDS資料特別巨大時，建議對資料進(jìn)行分類，以便審查員能夠確切地進(jìn)行參考。
除了IDS需要提交的資料，美國專利法實施細(xì)則37 CFR 1.97也詳細(xì)規(guī)定了對于IDS提交期限的要求。一般來說，可以簡單地認(rèn)為在專利授權(quán)(grant)前，IDS義務(wù)人在首次獲悉了IDS資料時，就應(yīng)當(dāng)在首次獲悉日起的3個月內(nèi)向USPTO披露IDS。對于從counterpart application中獲悉IDS，可以理解為counterpart application當(dāng)局發(fā)文日起的3個月內(nèi)應(yīng)向USPTO進(jìn)行披露IDS。具體來說，主要提交IDS的期限為五個階段：
a.第一階段——通常指本申請?zhí)峤蝗掌鸬?個月內(nèi)或者是第一次OA下發(fā)之前。此階段提交IDS沒有官費；
b.第二階段——第一次OA(即，non-final OA)下發(fā)之后到Final OA或授權(quán)通知(Notice of Allowance)之前。此階段有2種情況，一種是不需要繳納官費，只需要交一份聲明，聲明是在首次獲悉該IDS資料日起3個內(nèi)提交的IDS；一種是不符合聲明的情況，需要繳納USD 180官費（大實體標(biāo)準(zhǔn)）；
c.第三階段——final OA后或支付授權(quán)費當(dāng)天或之前。此階段需要繳納USD 180官費（大實體標(biāo)準(zhǔn)）和一份聲明，USPTO才會考慮IDS；
d.第四階段——有2種情況。一種是在支付授權(quán)費以后授權(quán)日之前，此種情況下，如果需要遞交IDS，應(yīng)根據(jù)美國專利法實施細(xì)則37 CFR 1.313的規(guī)定，提出撤回授權(quán)的請求并同時提交RCE請求，通過RCE程序重啟案卷，進(jìn)行IDS的提交。自2012年，USPTO實行了QPIDS項目，為申請人提供了一種更便捷、成本更低的在支付授權(quán)費后提交IDS的途徑。 另外一種情況，是在收到final OA的情況下，此時只能通過在案卷被審查員關(guān)閉前，提交RCE重啟案卷來進(jìn)行IDS的提交；
e.第五階段——在專利授權(quán)日后。一般來說，專利授權(quán)發(fā)證以后，IDS義務(wù)結(jié)束。但是，當(dāng)遇到在專利申請過程中應(yīng)該提交的關(guān)鍵性IDS資料而沒有提供時，還是有解決的辦法來處理，以避免訴訟中的風(fēng)險。此種情況下，可以考慮通過領(lǐng)證后的補(bǔ)充審查程序（supplemental examination）來獲得IDS提交的機(jī)會，或者根據(jù)本申請的具體情況，考慮提交再頒專利申請來進(jìn)行IDS的提交。
綜上所述，IDS的重要性決定了美國專利申請人或?qū)＠蓭熢趯＠暾堖^程中要根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的materiality，來決定具體需要提交IDS的內(nèi)容，根據(jù)美國專利申請的每個階段IDS提交的程序以及首次獲悉IDS資料的時間來最終進(jìn)行IDS的提交。
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