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文/集佳知識產權代理有限公司 趙婷婷
“放棄專用權”是指在商標注冊申請中，商標申請人聲明放棄申請商標中某些部分的專用權。根據我國《商標法》第五十九條規定“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”。換言之，如商標中包含了上述部分，則該部分不享有專用權。在我國近年來的法律實踐中，官方已經不再要求申請人就商標中不具有顯著性的部分書面聲明放棄專用權，在注冊證書中也不會依職權注明不享有專用權的部分。商標中不具有專用權的部分，是自動不受保護的。但是在世界范圍內的其他國家，尤其是一些不發達國家，放棄商標中某一部分的排他專用權依然是各國官方在商標注冊審查中經常下發的審查意見中的一種。下面，筆者以三個案例為引導，對涉外商標申請中，不常見的放棄專用權問題進行簡單介紹。
案例一：申請人在津巴布韋第05類“衛生巾”等商品上提出了“
”商標申請。津巴布韋官方在審查中下發審查意見要求申請人分別放棄商標中“DRY”和“LOVE”的專用權。該案中，申請人的商標設計風格統一，且“DRYLOVE”為一個整體，不可人為的拆分。退一步來講，即使按照語言習慣將“DRYLOVE”拆分成“DRY”和“LOVE”兩部分，這兩部分對指定商品也均沒有直接描述性。最多，“DRY”對指定商品的效果具有一定的暗示性。由于審查員并未在審查意見書中明確告知其要求放棄專用權的具體原因，出于對審查意見的疑惑，筆者查閱了津巴布韋《商標法》中對放棄專用權的問題的相關規定。
根據津巴布韋《商標法》第17條的規定，需要放棄專用權的情形的以下兩個：a款） 包含未被申請人單獨注冊為商標的部分（contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark）或是；b款）包含行業通用名稱或其他不具有顯著性的文字（contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character）。
可以看出，上述17條（b）款中的規定為我們非常熟悉的“包含行業通用名稱或其他不具有顯著性的文字”，而上述17條（a）款中的規定，對我們來講比較陌生。該條款所表達的意思為，當商標中包含未被申請人單獨注冊為商標的部分時，即申請人不享有該部分的專用權時，該部分需要放棄專用權。故審查員在本案中應該是結合了兩款商標法中規定的情形，或直接依據（a）款而做出的審查意見。
筆者進而對該條款進行了檢索，發現許多國家的商標法中也有相同或類似的規定，如：
尼日利亞《商標法》第15條中對需要放棄專用權的情形規定為：a款） 包含未被申請人單獨注冊為商標的部分（contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark）或是；b款）包含行業通用名稱或其他不具有顯著性的文字（contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character）。該條款規定與津巴布韋《商標法》第17條的規定完全相同。
斐濟《商標法》第14條中對需要放棄專用權的情形規定為：包含未被申請人單獨注冊為商標的部分或是包含行業通用名稱或其他不具有顯著性的文字（If a trade-mark contains parts not separately registered by the proprietor as trade-marks or if it contains matter common to the trade or otherwise of a non distinctive character）。
印度《商標法》第14條和馬來西亞《商標法》第18條中對專用權問題的規定相同，均為：a款） 未被申請人單獨申請為商標的部分（which is not the subject of a separate application by the proprietor for registration as a trade mark）或是，未被申請人單獨注冊為商標的部分（which is not the subject of a separate application by the proprietor for registration as a trade mark）；b款）包含行業通用名稱或其他不具有顯著性的文字（contains any matter which is common to the trade or is otherwise of a non-distinctive character）。
我們發現，未被申請人單獨注冊為商標的部分被許多國家明確規定在了需要放棄專用權的情形中。商標以整體保護為原則，申請人也并未請求官方對商標中的部分給予專用權保護，故該規定看起來形同虛設。但是換個角度，該規定也在認定商標近似或是商標侵權案件的認定中提供了裁判的直接依據。
回到本案例中，申請人單獨放棄“DRY”和“LOVE”的專用權的后，不影響商標整體受到保護，但任何第三人可以在相同及類似產品上使用和注冊其他帶有“DRY”或“LOVE”的商標。當然，“
”這種組合和形式除外。故針對該案情形，可直接同意審查員的放棄要求。案例二：申請人在肯尼亞第03；05；10類商品上提出了“
”商標申請。肯尼亞官方在審查中下發審查意見要求申請人放棄商標中“L”的專用權。 根據肯尼亞《商標法》第17條中對專用權問題的規定：a款） 未被申請人單獨注冊為商標的部分（contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark）；b款）包含行業通用商品或服務名稱，或其他不具有顯著性的文字（contains matter common to the trade or to the other provision of services of that description or otherwise of a non-distinctive character）。
該條款規定與前文介紹的條款也幾乎相同，但是審查員是如何適用上述規定下發審查意見的另人費解。于是我們與本案的審查員進行了溝通，發現其主觀認為該商標中的“L”被突出顯示，是與商標整體相分離的獨立部分。“L”作為一個單獨的字母，不具有顯著性，故根據b款的規定，要求單獨放棄“L”的排他專用權。
對于該案，審查員的主觀判斷和自由裁量權對案件有非常大的影響，這種主觀拆分也在前述案例1中也有所體現。雖然審查員主觀拆分商標的做法不甚合理，申請人也可以與審查員進行爭辯，但實踐中，審查員已經形成的內心確信很難被打破，不會輕易接受任何爭辯理由。考慮到單獨放棄“L”的排他專用權后不會影響商標作為整體受保護（但任何第三人均可以在相同或類似產品上注冊和使用帶有字母“L”的商標），對于這種審查意見，我們也建議申請人直接同意審查員的要求。
案例三：申請人在南非第09類“通訊設備”等商品上提出了“
”商標申請。南非官方在審查中下發審查意見要求申請人放棄商標中“SPICE”的專用權。南非《商標法》中關于專用權的問題規定在第9條【1】和15條【2】，整體來講，兩個法條只籠統地規定了對于無法區分商品來源的不具有顯著性的詞語，審查員依職權要求申請人放棄該部分專用權，但并未詳細說明具體情形。該規定可以說是非常模糊，并且對于該案，似乎并不屬于需要放棄占用權的情形。首先，“SPICE”為固有詞匯，可譯為“香料”，指定在9類商品上并無任何描述性，可以起到區分商品來源的作用。其次，該商標字母設計感突出，本身具有較高顯著性。故在無法從商標法找到答案的基礎上，我們又進一步與南非律師進行了詢問。經確認，我們了解到在實踐中，南非官方針對專用權問題的審查制定了審查指南，即除了考量商標是否包含普通常用詞匯，行業通用詞匯外，如該商標或該商標的構成部分在本類注冊簿上出現了3此以上，均會認為無法區分商品來源。本案中“SPICE”在09類中已經出現了14次，故被要求放棄專用權。
與前兩個案例不同，本案商標的顯著文字只有“SPICE”，如放棄專用權，則只能保護與該商標設計完全相同的商標，無法做到排除他人單獨注冊和使用帶有其他設計風格的“SPICE”商標。我們發現，在14個在先商標中，狀態為有效的且包含“SPICE”的一共有9件，而這些商標中，“SPICE”均作為商標的一個組成部分出現，與其他具有顯著性的詞語共同構成了商標的顯著性部分，如“SHUGA & SPICE”，“SPICE N ICE”等，故“SPICE”并非是這些商標的獨立顯著部分。雖然我們認為本案的審查員僵硬的適用審查指南而下發意見非常不合理，但是如上所述，實踐中審查員已經形成的內心確信很難被打破，不會輕易接受任何爭辯理由。除非，包含“SPICE”的商標總個數可以降到3件以內。當申請人遇到類似這種審查意見之時，如該申請的重要性很高，我們還是建議積極嘗試與審查員進行爭辯，如實在無法說服審查員的，再考慮是否對注冊簿上的已有申請進行撤銷以清除障礙。
總而言之，專用權審查員意見廣泛的存在于各個國家的商標審查實踐中，且各有其“奇葩”的適用方法。需要申請人注意的是，對于不針對專用權問題下發審查意見的國家，并不代表商標中的所有構成要素都單獨受到保護，具體問題還要具體分析。對于多構成元素的商標，依然是以整體保護為原則。那么這種審查意見是否可以提前避免或是是否可以預先表示放棄。首先，大部分國家無法在申請時主動聲明放棄專用權，必須經過審查員審查而由審查員來決定是否需要放棄。其次，從本文中的三個案例可以看出，即使可以提前放棄，但是否的確需要放棄以及具體放棄哪一部分的專用權與審查員的自由裁量權有非常大的關系，避免或是預防在某些情況下其實很難。
注釋：
【1】Section 9. Registrable trade marks
(1) In order to be registrable， a trade mark shall be capable of distinguishing the goods or services of a person in respect of which it is registered or proposed to be registered from the goods or services of another person either generally or where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations， in relation to use within those limitations.
(2) A mark shall be considered to be capable of distinguishing within the meaning of subsection (1) if， at the date of application for registration，it is inherently capable of so distinguishing or it is capable of distinguishing by reason of prior use thereof.
【2】Section 15. Registration subject to disclaimer
If a trade mark contains matter which is not capable of distinguishing within the meaning of section 9， the registrar or the court， in deciding whether the trade mark shall be entered in or shall remain on the register， may require， as a condition of its being entered in or remaining on the register –
(a) that the proprietor shall disclaim any right to the exclusive use of all or any portion of any such matter to the exclusive use of which the registrar or the court holds him not to be entitled；or
(b) that the proprietor shall make such other disclaimer or memorandum as the registrar or the court may consider necessary for the purpose of defining his rights under the registration：
Provided that no disclaimer or memorandum on the register shall affect any rights of the proprietor of a trade mark except such as arise out of the registration of the trade mark in respect of which the disclaimer is made.
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