文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 陳晨
在美國專利法細則37 C.F.R.§1.56中明確規(guī)定：
Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.
也就是說，每一個在美國申請的專利，其相關人員（包括申請人、發(fā)明人、受讓人、代理人等）都有義務向美國專利局披露與自己遞交的專利相關的信息，即提交信息披露聲明（Information Disclosure Statement，簡稱IDS）的義務。
IDS是美國專利法對專利申請人提出的一項特殊義務，即要求專利申請人將自己（包括申請人、發(fā)明人、受讓人、代理人）所知悉的早于其申請專利時間與“可專利性相關”的公開資料，在規(guī)定的時間期間內(nèi)作為IDS提交，以輔助美國專利審查員對該專利進行審查。需要說明的是，這里的“可專利性相關”包括可能影響權利范圍的公開資料，以及可能有助于審查員理解、審查權利范圍的公開資料。
一、需要在IDS中提交什么資料？
按照MPEP609.04(a)的規(guī)定，需要遞交的文件至少包括：
I.所有專利，出版物，美國申請或其他信息的列表 (list of all patents，publications，US applications，or other information)
II.合法副本（legible copies）
III.非英語語言信息相關性的簡潔解釋 (concise explanation of relevance for non-English language information)
也就是說，在IDS中需要提交：各文獻的列表；各文獻的副本；如果是英文以外的語言的文獻，還需要提供英文譯文或者關于關聯(lián)性的簡潔說明。
而關于在IDS中需要提交的文獻，根據(jù)實踐，筆者總結了以下常見幾類：
1.該申請在說明書背景技術中引用的文獻；
2.該申請在國際檢索報告中出現(xiàn)的對比文件；
3.該申請及其同族申請在審查過程中，審查員引用的對比文件，這些文件既可以是專利文獻也可以是公開出版的非專利性文獻；
4.美國審查員主動要求提交的材料。
另外還有一種不常見的情況，筆者結合自己曾處理過的一個美國專利申請的重復授權駁回案，分析如下：在該案中，美國審查員下發(fā)了臨時性（申請對申請）顯而易見型重復授權駁回，即：審查員認為，本申請的權利要求相對于先前申請的權利要求是顯而易見的。經(jīng)過查閱美國專利法相關法條及相關案例，筆者注意到，在針對重復授權駁回的答復中，除了需要克服重復授權問題，還需要提交IDS。
也就是說，共同所有案件，即兩個或多個具有相同權利要求（法定重復授權）或者明顯變型權利要求（顯而易見型重復授權）的案件，這些案件之間存在強烈的啟示。因此，在一個案件中引用的對比文件很可能對其它案件中的權利要求相關，反之亦然。
例如：審查員認為申請A中的一個權利要求在申請B中的一個權利要求的基礎上顯而易見，對申請A的該權利要求作出了臨時性顯而易見型重復授權駁回。那么，不管申請人是否想要立即處理該臨時性顯而易見型重復授權駁回，都應該在申請A和申請B中遞交IDS，將申請B曾經(jīng)遞交的IDS中的文件及其審查過程中的對比文件作為申請A的IDS進行遞交，同時將申請A曾經(jīng)遞交的IDS中的文件及其審查過程中的對比文件作為申請B的IDS進行遞交，即：在申請A和申請B中交叉遞交信息披露聲明(IDS)。
二、需要在什么時間遞交IDS？
根據(jù)美國專利法細則規(guī)定，申請人的信息揭露義務從提交申請日起直至專利證書頒發(fā)之日。因此，申請人可多次提交提交IDS，申請人通常會在知曉上述文獻或技術資料后提交。
關于遞交IDS的時機及其產(chǎn)生的費用，根據(jù)37 C.F.R. § 1.97(b)-(f) 款規(guī)定，可以分為以下4個階段：
階段A——不需要繳納官費
1.在國家申請的提交日期后的三個月內(nèi)，但根據(jù)第1.53（d）條提出的繼續(xù)申請除外；
2.在國際申請中進入國家階段之日起三個月內(nèi)；
3.在第一次審查意見下發(fā)之前；
4.在提出繼續(xù)審查的請求之后的第一次審查意見下發(fā)之前；
5.在國際外觀設計申請中根據(jù)海牙協(xié)定第10條第3款公布國際注冊之日起三個月內(nèi)。
階段B——需要繳納官費和陳述書
在最終審查意見(Final OA)下發(fā)前、授權通知書下發(fā)前、或其他導致審查程序關閉的行為前遞交IDS。在該階段，需要繳納的官費為：60美元（微型實體）、120美元（小實體）、240美元（除微型實體和小型實體外）。此外，需要同時遞交陳述書，指出向USPTO陳述要提交的文獻是在3個月內(nèi)獲知的。
階段C——需要繳納官費和陳述書
繳納專利授權費用當日或之前遞交IDS。在該階段，費用和陳述書相關要求同上述階段B。
階段D——需提出RCE
如果在專利授權后遞交IDS，則需要重新啟動審查程序，需要提出RCE (Request for Continued Examination)。在該階段，費用等同于提RCE的官費。
另外，值得注意的是，如果申請人沒有盡到信息披露義務，也就是說，在專利申請過程中沒有把自己知曉的相關信息提交給美國專利商標局（USPTO），專利授權后，在訴訟過程中，該專利有可能會以“申請人不正當行為（inequitable conduct）”導致專利不可實施（Unenforceable）, 也就是說無法以此專利來向?qū)Ψ街鲝垯嗬?/p>
綜上所述，IDS在美國專利申請中扮演著舉足輕重的角色，專利申請人在遞交IDS時，不僅需要從專利的授權角度考慮遞交什么類別的IDS材料，還需要結合費用問題選擇恰當?shù)倪f交時機。