文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰

　　在實(shí)踐中，一件商標(biāo)很難保證在投入使用數(shù)年后依然保持絲毫不變。或因?qū)徝涝?，或因市?chǎng)變動(dòng)，商標(biāo)可能在實(shí)際使用過(guò)程中逐漸地出現(xiàn)一些細(xì)微變化，如：字體，顏色，文字的組成等。對(duì)于一些粗心的消費(fèi)者而言，可能壓根察覺(jué)不到這些細(xì)微的變化。然而，在商標(biāo)審查中，這些變化卻可能帶來(lái)許多問(wèn)題。尤其在美國(guó)這樣重視使用證據(jù)的國(guó)家，若商標(biāo)實(shí)際使用與注冊(cè)標(biāo)樣不一致，是否會(huì)導(dǎo)致原注冊(cè)商標(biāo)因無(wú)法提交使用證據(jù)而被他人撤銷呢？申請(qǐng)人又是否需要為這些輕微變更設(shè)計(jì)的商標(biāo)，重新提交商標(biāo)申請(qǐng)呢？

　　由于商標(biāo)申請(qǐng)日及實(shí)際使用日涉及在先權(quán)利的問(wèn)題，一旦出現(xiàn)爭(zhēng)議，對(duì)申請(qǐng)人的權(quán)利影響重大。因此，相較于直接放棄原商標(biāo)轉(zhuǎn)而申請(qǐng)新商標(biāo)，對(duì)舊商標(biāo)申請(qǐng)修改，以符合新的使用樣式，無(wú)疑是更為便捷，有利的一種方案。以下，我們將為大家介紹，何種類型的變更為美國(guó)商標(biāo)局可接受的變更，以幫助各申請(qǐng)人更好地自己的注冊(cè)商標(biāo)，保護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)利。

　　在美國(guó)，對(duì)已申請(qǐng)或注冊(cè)商標(biāo)能否進(jìn)行顏色，文字，描述等的變更，主要取決于該種變更是否構(gòu)成“實(shí)質(zhì)性變更”。對(duì)于使用中逐漸出現(xiàn)變化的商標(biāo)，若該種變化屬于“非實(shí)質(zhì)性變更”則可以直接申請(qǐng)變更原注冊(cè)商標(biāo)，以使得注冊(cè)商標(biāo)與實(shí)際使用相符合。由于美國(guó)基于馬德里及外國(guó)注冊(cè)/申請(qǐng)?zhí)峤坏纳暾?qǐng)或注冊(cè)，受制于作為申請(qǐng)基礎(chǔ)的外國(guó)注冊(cè)的制約，而無(wú)法隨意變更，因此，以下討論，并不涉及基于66（a）及44 （e）/ （d）而提交的申請(qǐng)或注冊(cè)。

　　一、何為實(shí)質(zhì)性變更

　　1.商標(biāo)顏色

　　一般而言，除非商標(biāo)本身即為顏色商標(biāo)，否則對(duì)商標(biāo)顏色的變更，不屬于實(shí)質(zhì)性變更。此系因?qū)τ谖淖旨皥D形商標(biāo)而言，顏色非主要識(shí)別元素，消費(fèi)者更多地從文字及圖形本身對(duì)商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別，因此，除非商標(biāo)顏色的變更，將影響商標(biāo)的含義，或顏色本身為商標(biāo)的顯著部分，對(duì)顏色的變更申請(qǐng)將獲得官方的核準(zhǔn)。

　　舉例而言，將藍(lán)色水滴修改為紅色，屬于實(shí)質(zhì)性變更，因該種修改使得原本寓意“泉水/露水”等的水滴，變?yōu)樵⒁狻磅r血”，使得商標(biāo)含義發(fā)生重大變化；或者，商標(biāo)本身的設(shè)計(jì)圖案不含顯著性，其本身的顯著性來(lái)源于顏色，則顏色的修改一般構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，而無(wú)法獲得核準(zhǔn)。

　　2.商標(biāo)描述

　　在大多數(shù)申請(qǐng)人的眼中，商標(biāo)描述可有可無(wú)，似乎并不屬于商標(biāo)申請(qǐng)中的重要環(huán)節(jié)。然而，對(duì)于對(duì)商標(biāo)組成文字進(jìn)行過(guò)高度設(shè)計(jì)的商標(biāo)，商標(biāo)描述的不同，可能直接導(dǎo)致文字及含義組成的不同。如：英文字母“Z”與數(shù)字“2”，一旦經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)，“z”與“2”可能變得極為相似，無(wú)法輕易辨別。究竟是“2”還是“z”，將直接取決于申請(qǐng)人提交的商標(biāo)描述。

　　關(guān)于何為“實(shí)質(zhì)性”的商標(biāo)描述修改，一般美國(guó)采用以下判斷標(biāo)準(zhǔn)：

　　1）修改后的描述與原提交描述進(jìn)行對(duì)比，是否改變了原描述的本質(zhì)性內(nèi)容；

　　2）若進(jìn)行該種變動(dòng)后，已公告商標(biāo)需重新公告，已完成審查的商標(biāo)需審查員重新進(jìn)行審查的，則該種變動(dòng)屬于“實(shí)質(zhì)性”變動(dòng)。一般無(wú)法被商標(biāo)局核準(zhǔn)。

　　然而，前述標(biāo)準(zhǔn)存在例外情況，若申請(qǐng)人存在其他已注冊(cè)商標(biāo)，與擬變更的商標(biāo)描述相同或相似，則即使修改后的描述屬于“實(shí)質(zhì)性”變更，也可能被官方核準(zhǔn)。

　　3.商標(biāo)文字組成

　　對(duì)商標(biāo)的文字組成而言，上述“商標(biāo)描述”的實(shí)質(zhì)性變更標(biāo)準(zhǔn)同樣適用。整體來(lái)說(shuō)，一般若文字變動(dòng)對(duì)商標(biāo)整體傳遞的商業(yè)印象不產(chǎn)生影響，則不屬于實(shí)質(zhì)性變更。然而，由于文字對(duì)含義的影響，無(wú)法單純以字?jǐn)?shù)衡量，有時(shí)一個(gè)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)即改變商標(biāo)整體含義，有時(shí)即使加入新的詞組，商標(biāo)含義也無(wú)實(shí)質(zhì)性變動(dòng)。因此，商標(biāo)文字組成的修改，在是否構(gòu)成“實(shí)質(zhì)性變更”的問(wèn)題上，更具有復(fù)雜性及可爭(zhēng)辯性，以下，我們將簡(jiǎn)單介紹具有代表性的幾個(gè)案例，以幫助理解何種類型的變更屬于“改變了商業(yè)印象”，而何種類型的變更，屬于不改變商業(yè)印象的“非實(shí)質(zhì)性”變更。

　　案例1:“？”的增加，屬于實(shí)質(zhì)性變更商標(biāo)含義。申請(qǐng)人原商標(biāo)為“GOT STRAPS”，欲變更為“GOT STRAPS？”。官方認(rèn)為，該種變更屬于實(shí)質(zhì)性變更，因商標(biāo)傳遞的整體含義從陳述句變?yōu)橐蓡?wèn)句。

　　案例2：申請(qǐng)人原商標(biāo)為“NY JEWELRY OUTLET”，欲變更為“New York JEWELRY OUTLET”不屬于實(shí)質(zhì)性變更。雖然“NY”似乎與“NEW YORK”差異較大，但在美國(guó)，“NY”一般視作“NEW YORK”縮寫(xiě)，因此，雖然在字?jǐn)?shù)及外觀上產(chǎn)生一定變動(dòng)，但該種變動(dòng)在美國(guó)不屬于“實(shí)質(zhì)性”變更。

　　案例3：申請(qǐng)人原商標(biāo)為“GRAN VINO MALAGA LARIOS + 設(shè)計(jì)元素”，欲變更為“VINO DE MALAGA LARIOS + 設(shè)計(jì)元素”，官方不認(rèn)為該種變動(dòng)屬于“實(shí)質(zhì)性變更”。

　　案例4：申請(qǐng)人原商標(biāo)為“TACILESENSE”，欲變更為“TACTILESENSE”，官方認(rèn)為該種變動(dòng)屬于“實(shí)質(zhì)性變更”。

　　綜合以上，其實(shí)商標(biāo)的變動(dòng)是否屬于“實(shí)質(zhì)性”變更，主要還需從該種變更是否改變了原商標(biāo)所傳遞的“商業(yè)印象”入手。若相關(guān)變動(dòng)為改變?cè)虡?biāo)“本質(zhì)”，則相關(guān)變動(dòng)一般不屬于實(shí)質(zhì)性變更。

　　二、證據(jù)相關(guān)的“實(shí)質(zhì)性變更”

　　如前所述，若為非實(shí)質(zhì)性變更，則若后續(xù)使用發(fā)生變化，申請(qǐng)人可以申請(qǐng)對(duì)標(biāo)樣進(jìn)行變更，以使得商標(biāo)標(biāo)樣符合實(shí)際使用。然而，若未進(jìn)行該種變更，能否以存在輕微差別的標(biāo)樣作為使用證據(jù)提交呢？第三方又是否可以以“注冊(cè)的標(biāo)樣未投入實(shí)際使用”為理由，向申請(qǐng)人商標(biāo)提起不使用為理由的無(wú)效呢(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的撤三)？

　　就使用證據(jù)而言，一般來(lái)說(shuō)，尤其是對(duì)主張了設(shè)計(jì)及顏色的商標(biāo)，我們一般在提交使用證據(jù)時(shí)都建議客戶提供與申請(qǐng)標(biāo)樣完全一致的證據(jù)，以確保提交的證據(jù)可以通過(guò)審查。但是，實(shí)踐中，僅發(fā)生輕微變化的使用證據(jù)（如：字體等），同樣有被官方接受的先例。但為了避免爭(zhēng)議，我們依然建議若申請(qǐng)人的商標(biāo)在實(shí)際使用中若出現(xiàn)變化的，只要在前述“非實(shí)質(zhì)性”變更的范圍內(nèi)，則盡快向商標(biāo)申請(qǐng)變更商標(biāo)，以使得使用與注冊(cè)商標(biāo)相符合。

　　但是，若未能進(jìn)行變更，未被第三方以舊商標(biāo)未實(shí)際使用而提起撤銷；或者，變更已經(jīng)屬于實(shí)質(zhì)性變更，因此，需申請(qǐng)新的商標(biāo)，而遭遇第三方以使用在新商標(biāo)前（舊商標(biāo)后）發(fā)起的商標(biāo)爭(zhēng)議呢？在這里，我們就需要引入美國(guó)商標(biāo)中的另一個(gè)原則“Doctrine of Tacking”。在該原則下，若商標(biāo)僅是進(jìn)行了細(xì)微的修改，則商標(biāo)申請(qǐng)人可以在新的商標(biāo)標(biāo)樣下，保留原商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)日（該原則主要系應(yīng)用于商標(biāo)爭(zhēng)議）。Tacking原則能否適用，其核心在于：商標(biāo)帶給消費(fèi)者的商業(yè)印象是否發(fā)生改變，新舊商標(biāo)是否屬于“法律上的等同商標(biāo) Legal Equivalent”。

　　也即，若申請(qǐng)人在實(shí)際使用中，商標(biāo)標(biāo)樣出現(xiàn)輕微變化，而新標(biāo)樣帶給消費(fèi)者的商業(yè)印象與就商標(biāo)相同的，則第三方將無(wú)法基于不使用而向客戶提起撤銷。需注意的是，雖然官方表達(dá)中使用了“輕微變化”，但實(shí)際上，從非專業(yè)人士的角度來(lái)看，有些“不改變商業(yè)印象”的變化，還是挺大的呢。如：美國(guó)官方也不認(rèn)為在原文字商標(biāo)的基礎(chǔ)上，增加一個(gè)狗爪子的圖案為“重大變化”。由于美國(guó)商標(biāo)審查中，一般認(rèn)為文字與圖形組合的商標(biāo)，以文字為主要元素，因此，增加了一個(gè)“狗爪”設(shè)計(jì)，并沒(méi)有改變?cè)淖稚虡?biāo)給消費(fèi)者帶來(lái)的商業(yè)印象。

　　同樣地，在Hana Financial v. Hana Bank一案中，Hana Financial 訴Hana Bank 侵權(quán)，Hana Bank 承認(rèn)其對(duì)“Hana Bank”商標(biāo)的使用，晚于“Hana Financial”，然而其主張，其“Hana Bank”商標(biāo)應(yīng)當(dāng)適用“Tacking原則”，繼承其“Hana Overseas Korea Club”的優(yōu)先權(quán)，而其“Hana Overseas Korea Club”的使用，遠(yuǎn)早于Hana Financial。“Hana Overseas Korea Club”后演變?yōu)椤癏ana World Center”，并最終演變?yōu)椤癏ana Bank”。該案中，最終陪審團(tuán)認(rèn)可了Hana Bank 的主張，認(rèn)為Doctrine of Tacking可以適用，Hana Bank繼承Hana Overseas Korea Club 的在先權(quán)利。

　　從上述案例中，我們可以看到，雖然我們建議申請(qǐng)人商標(biāo)的使用逐漸偏離原申請(qǐng)/注冊(cè)標(biāo)樣，只要該種變化不改變?cè)虡?biāo)傳遞的商業(yè)印象，則應(yīng)當(dāng)及時(shí)向官方提交更正申請(qǐng)，要求將修改商標(biāo)標(biāo)樣以符合實(shí)際使用。但是，若未能進(jìn)行前述操作，或相關(guān)申請(qǐng)被PTO所拒絕，而后商標(biāo)卷入無(wú)效或侵權(quán)案件，則也不必過(guò)于慌張。法院或無(wú)效程序中對(duì)于“法律等同商標(biāo)”的判斷較審查員審查階段更為靈活。若申請(qǐng)人存在相同或近似的舊商標(biāo)（若參考上述“HANA BANK”一案，相關(guān)“近似”的標(biāo)準(zhǔn)還挺寬泛）使用或申請(qǐng)的，則可能可以依賴原商標(biāo)，主張新商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)日繼承舊商標(biāo)，已對(duì)抗他人的無(wú)效或侵權(quán)主張。

　　以上內(nèi)容，供大家參考，以避免因商標(biāo)非重大修改，而導(dǎo)致直接放棄舊商標(biāo)，申請(qǐng)新商標(biāo)導(dǎo)致的各種不便及額外花費(fèi)。同時(shí)，也為大家在遇到商標(biāo)爭(zhēng)議時(shí)，提供了新的抗辯思路。