文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 金世煜
在主張發(fā)明具有創(chuàng)造性時，如果能充分論證發(fā)明獲得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，將對審查員認(rèn)可發(fā)明的創(chuàng)造性產(chǎn)生巨大幫助。尤其在化學(xué)領(lǐng)域，這種實驗科學(xué)性很強的領(lǐng)域，很多技術(shù)方案的技術(shù)效果是難以事先預(yù)判的，很多發(fā)明也往往是基于偶然實驗、獲得了預(yù)料不到的效果（其作用機理也不甚明了），才得以產(chǎn)生的。因而，如何積極有效地主張發(fā)明效果的難以預(yù)料性，將對化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明申請的授權(quán)走向起到非常積極的作用。
審查指南中的相關(guān)規(guī)定有，第二部分第四章3.1節(jié)（審查原則）規(guī)定：審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步。另外，審查指南第二部分第四章第5節(jié)中規(guī)定了判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素，其中，發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果就是其中之一。
審查指南第二部分第四章5.3（發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果）部分指出：發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或者推理出來。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性?？梢?，如果能夠成功主張發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則也能從側(cè)面反映出發(fā)明具有非顯而易見性，從而具有創(chuàng)造性。
通過主張預(yù)料不到的技術(shù)效果來主張發(fā)明具有創(chuàng)造性，通常被用于選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、和組合發(fā)明等發(fā)明中，因為對于這些發(fā)明，有時很難說明該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點（非顯而易見性）。
在審查實踐中，在主張“發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果”時，除了要注意所主張的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”應(yīng)在說明書中有記載或能夠直接推出，注意是從“量”的變化、還是從“質(zhì)”的變化的角度進(jìn)行爭論；此外，還要注意權(quán)利要求中應(yīng)具有與所主張的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”對應(yīng)的技術(shù)特征，即，技術(shù)方案中的技術(shù)特征與預(yù)料不到的技術(shù)效果要有明確的對應(yīng)關(guān)系，否則，即使是預(yù)料不到的效果，由于不能由該技術(shù)方案很好地體現(xiàn)，因此也有可能不被認(rèn)可。另外，也要避免孤立地論述效果，而應(yīng)注意結(jié)合“三步法”的非顯而易見性的論述，來增強“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的說服力。具體而言：
1、從“量”的變化進(jìn)行爭論
在一些選擇發(fā)明中，例如，含量的優(yōu)選范圍、取代基的優(yōu)選方式等的發(fā)明申請中，審查員往往會以本領(lǐng)域技術(shù)人員，根據(jù)需要，通過有限次的實驗就可以得到該選擇性（優(yōu)選）特征為由，而否定該申請的創(chuàng)造性。
此時，申請人如果能夠主張其效果出現(xiàn)了“量”上的顯著變化，例如，a.“拐點”性的顯著變化；或b.與在先技術(shù)中教導(dǎo)的趨勢性“量”變相違的效果變化；或c.出現(xiàn)了相乘效果，即協(xié)同效果；則可以主張該效果為“預(yù)料不到的技術(shù)效果”。
2、從“質(zhì)”的角度進(jìn)行爭論
當(dāng)一種技術(shù)方案同時帶來A、B兩種技術(shù)效果（作用），而區(qū)別技術(shù)特征X在對比文件2（副對比文獻(xiàn)）中的作用是A時，審查員往往會以該區(qū)別技術(shù)特征X在本發(fā)明與對比文件2中的作用相同，都是A，從而認(rèn)為有動機將對比文件2與對比文件1結(jié)合來得到本發(fā)明的技術(shù)方案，至于效果B，審查員會直接忽視，或認(rèn)為既然能得到該技術(shù)方案，自然也就會實現(xiàn)B的效果，從而不認(rèn)可該申請的創(chuàng)造性。
此時，如果從三步法的角度進(jìn)行爭辯，有時很難說服審查員，但通過圍繞效果B的難以預(yù)料性進(jìn)行爭辯，則有可能獲得突破。而效果的可預(yù)料性往往可進(jìn)一步由效果B與效果A的相關(guān)性來推及闡述，實務(wù)中，可以通過補充實驗或說理來論證是否存在這種相關(guān)性——即效果B與效果A之間是否存在相關(guān)性，進(jìn)而從側(cè)面來論證該效果是難以預(yù)料的。
3、注意技術(shù)特征與預(yù)料不到的技術(shù)效果之間的對應(yīng)關(guān)系
在意見陳述時，還要注意權(quán)利要求中應(yīng)具有與所主張的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”對應(yīng)的技術(shù)特征，若能將該特異性效果通過特定的技術(shù)特征更好地反映到技術(shù)方案之中，則更容易被審查員接受。試舉案例說明（案例內(nèi)容有刪改）：
案例1：一種層疊Ⅲ族氮化物類化合物半導(dǎo)體而形成的半導(dǎo)體元件的電極的形成方法，包括以下步驟：在至少導(dǎo)入了氧氣的、氧氣壓力為0.05Pa~0.1Pa的低壓真空室內(nèi)，通過電子束蒸鍍或離子電鍍法來蒸鍍氧化銦錫，所述電極由所述氧化銦錫構(gòu)成……。
在答復(fù)一通時，申請人陳述本發(fā)明具有以下效果：當(dāng)在0.05Pa~0.1Pa的氧氣壓力下淀積氧化銦錫（ITO）時，后續(xù)無需燒制工藝就可得到透光性大于93%、薄膜電阻不大于15Ω/□的電極。
審查員在二通指出該權(quán)利要求采用的是開放式限定，并不能排除可以進(jìn)行后續(xù)的燒制過程。為此，申請人在答復(fù)二通時，將開放式權(quán)利要求修改為封閉式權(quán)利要求，即，將“包括以下步驟”修改為“由以下步驟構(gòu)成”，明確了本發(fā)明上述技術(shù)方案中的步驟之后無需燒制過程。
在該案例中，答復(fù)一通時雖然陳述了說明書中所記載的本發(fā)明所取得的預(yù)料不到的技術(shù)效果，但審查員認(rèn)為從技術(shù)方案來看，該發(fā)明并不排除“燒制過程”，即，由于該預(yù)料不到的效果并未“落實”到技術(shù)方案之中，故對其效果仍持“保留”態(tài)度。由于該效果可以反映到技術(shù)方案之中，并且可以同現(xiàn)有技術(shù)形成明確區(qū)別，故申請人通過封閉式修改，更加明確了本發(fā)明的特點（效果），也就更容易被審查員接受了。
4、注意提供有效的證據(jù)說明能夠預(yù)料的效果是什么
《專利審查指南》對于預(yù)料不到的效果，認(rèn)為其比較基準(zhǔn)為：是否超出了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員預(yù)期或者推理的范圍。
因此，在主張預(yù)料不到的效果時，很重要的是“舉證”說明：本領(lǐng)域技術(shù)人員對于區(qū)別特征會引起的效果變化的預(yù)期是怎樣的。這種舉證，可以是本領(lǐng)域的公知常識性證據(jù)，也可以是補充實驗性的證據(jù)，例如，上述2、中所述的關(guān)于作用/效果A與作用/效果B是否存在相關(guān)性的實驗數(shù)據(jù)等。
5、注意相應(yīng)地主張非顯而易見性
在實務(wù)中，申請人有時會出現(xiàn)單純地主張預(yù)想不到的效果的情況，而實際上審查員通常是將預(yù)想不到的技術(shù)效果作為輔助因素來判斷的，即，在顯而易見性的判斷基礎(chǔ)上考慮預(yù)料不到的技術(shù)效果：當(dāng)要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的非顯而易見性越低，則對發(fā)明欲具備創(chuàng)造性所需的技術(shù)效果的要求也越高。這一關(guān)系可以簡單地用圖1表示【1】。
因此，在主張預(yù)想不到的技術(shù)效果時，也不應(yīng)忽視對技術(shù)方案本身的非顯而易見性的爭辯，盡力申辯該發(fā)明選擇的難度、或轉(zhuǎn)用的非常識性、或組合的阻礙因素等，可以與預(yù)想不到的技術(shù)效果相輔相成地進(jìn)行說明，以期達(dá)到更好的效果。
綜上，淺議了在化學(xué)領(lǐng)域爭辯預(yù)想不到的技術(shù)效果時，應(yīng)注意的幾個方面及相關(guān)技巧。拋磚引玉，還望各位指正。
注釋
【1】“預(yù)料不到的技術(shù)效果”在創(chuàng)造性判斷中的考量《中國發(fā)明與專利》2013年第02期，馬文霞