文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚園
一、基本案情
上海梅龍鎮(zhèn)酒家股份有限公司（申請(qǐng)人）依法對(duì)第1731151號(hào)“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，申請(qǐng)人認(rèn)為被申請(qǐng)人大量摹仿他人知名商標(biāo)進(jìn)行摹仿注冊(cè)，屬于惡意囤積商標(biāo)，構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。
爭(zhēng)議商標(biāo)基本情況：“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)由安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司于2000年12月19日申請(qǐng)，2002年3月14日核準(zhǔn)注冊(cè)，核準(zhǔn)使用在第33類相關(guān)商品上。2002年12月7日轉(zhuǎn)讓給自然人劉峰，2019年5月6日（本案審理期間）又轉(zhuǎn)讓至晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司名下。至本案提起無(wú)效宣告之時(shí)，爭(zhēng)議商標(biāo)已注冊(cè)超過(guò)五年。
第一份裁定
2020年6月，國(guó)知局審理經(jīng)認(rèn)為：至案件審理之時(shí)，爭(zhēng)議商標(biāo)原注冊(cè)人安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司名下共有36件注冊(cè)商標(biāo)，涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品，大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效；原被申請(qǐng)人劉峰名下共有107件注冊(cè)商標(biāo)，涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品，大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效；被申請(qǐng)人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司共有包括本案爭(zhēng)議商標(biāo)在內(nèi)的4件注冊(cè)商標(biāo)，涉及的商品為第33類白酒類商品；申請(qǐng)人稱商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷情況，屬于正常商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。尚無(wú)充分的證據(jù)證明，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)采取了欺騙或其他不正當(dāng)手段從而違反誠(chéng)實(shí)信用原則。故裁定爭(zhēng)議商標(biāo)依法予以維持。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決
申請(qǐng)人不服上述裁定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：根據(jù)在案證據(jù)可知，爭(zhēng)議商標(biāo)原注冊(cè)人安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司在第30、32、33類商品上申請(qǐng)注冊(cè)有包含“百度”“紫光閣”“美林閣”“唐人街”“金玉蘭”“夏士蓮”“國(guó)池”“晉皇”商標(biāo)及本案訴爭(zhēng)商標(biāo)等與他人商號(hào)、商標(biāo)相同或相近的商標(biāo)，又存在將其名下七十余枚商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至劉峰名下等行為。而商標(biāo)注冊(cè)原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司的上述商標(biāo)差異較大，難以認(rèn)為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系，雖多申請(qǐng)于第32、33類商品上使用，但其申請(qǐng)數(shù)量之大并繼而大量轉(zhuǎn)讓的行為，不符合商業(yè)主體深耕品牌價(jià)值的商業(yè)慣例，已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，并有損于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。此外，結(jié)合北京市高級(jí)人民法院作出的（2021）京行終字第5154號(hào)生效判決認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)于指定期間未在核定使用商品上進(jìn)行使用并對(duì)其進(jìn)行撤銷的注冊(cè)認(rèn)定，加之在案證據(jù)亦不能顯示第三人對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)際使用或具備實(shí)際使用的意圖，故爭(zhēng)議商標(biāo)構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。
北高院判決
晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司對(duì)上述判決不服，提出上訴。北京市高級(jí)人民法院審理認(rèn)為：雖然爭(zhēng)議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，并不影響他人以爭(zhēng)議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，并由國(guó)知局對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)作出無(wú)效宣告裁定。同時(shí)，北高院認(rèn)為原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律爭(zhēng)取，程序合法，應(yīng)予維持。
第二份裁定
根據(jù)法院判決，國(guó)知局認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。并裁定：爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
二、案件分析
對(duì)比第一份裁定與法院的判決要點(diǎn)，二者既有區(qū)別也有共同之處：
第一份裁定：
1、對(duì)被申請(qǐng)人一方的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)等情況考量了爭(zhēng)議商標(biāo)的三個(gè)權(quán)利人。
2、認(rèn)為被申請(qǐng)人一方所申請(qǐng)的商標(biāo)具有一定數(shù)量，但僅涉及32、33類別，因此不能證明爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)采取了欺騙或者其他不正當(dāng)手段。
3、認(rèn)為大量商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷的情況，屬于正常的商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
法院判決：
1、原注冊(cè)人（徽煌公司）申請(qǐng)的多件商標(biāo)與他人商號(hào)、商標(biāo)相同或近似。
2、徽煌公司注冊(cè)的商標(biāo)雖然多屬于32、33類，但商標(biāo)差異較大，難以認(rèn)為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系。
3、商標(biāo)注冊(cè)原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，申請(qǐng)量較大且大量轉(zhuǎn)讓的行為，可以證明對(duì)這些商標(biāo)缺乏真實(shí)使用意圖。
4、商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，并不影響他人以爭(zhēng)議商標(biāo)違反了商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定提出無(wú)效宣告申請(qǐng)。
可以看出，第一份裁定及法院判決對(duì)被申請(qǐng)人一方的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)等情況均考量了商標(biāo)原注冊(cè)人輝煌公司、原被申請(qǐng)人劉峰及被申請(qǐng)人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司三個(gè)主體的情況。同時(shí)，法院認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)的類別數(shù)量并不是考量“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的標(biāo)準(zhǔn)，而更應(yīng)考量所注冊(cè)的商標(biāo)的具體情況，是否與他人具有較高知名度的商標(biāo)\商號(hào)等相同、近似，是否具有真實(shí)的使用意圖，以商標(biāo)注冊(cè)的最基本的目的來(lái)進(jìn)行判斷。
另外，通過(guò)本案也可以看出，無(wú)效宣告與撤銷商標(biāo)連續(xù)三年不使用是兩個(gè)并行的程序，可以同時(shí)進(jìn)行，判決中認(rèn)為雖然爭(zhēng)議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，但并不影響他人以爭(zhēng)議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，并由國(guó)知局對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)作出無(wú)效宣告裁定。
三、總結(jié)
《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。本案中，申請(qǐng)人的“梅龍鎮(zhèn)”商標(biāo)本身具有較高的知名度，“梅龍鎮(zhèn)”字號(hào)被認(rèn)定為“中華老字號(hào)”，被申請(qǐng)人一方申請(qǐng)注冊(cè)“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)難謂善意。同時(shí)被申請(qǐng)人一方不僅注冊(cè)了大量與他人商號(hào)、商標(biāo)相同、近似的商標(biāo)，同時(shí)存在大量的轉(zhuǎn)讓行為，顯然不是以使用為目的的正常注冊(cè)行為。
最新的《商標(biāo)審查審理指南》新增了第十六章“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的審查審理”，該章中所規(guī)定的依據(jù)的考量因素非常詳細(xì)具體并附有相關(guān)案例，可以作為重要的參考。但萬(wàn)變不離其宗，商標(biāo)注冊(cè)原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，同時(shí)不能損害公共利益及他人合法權(quán)利，這是不變的宗旨。