文/北京市集佳律師事務所上海分所 席行本
一、引言
隨著中國企業對知識產權海外布局的不斷重視，在海外遭遇知識產權問題的頻率也會隨之增加。假設中國企業已經在美國進行了商標布局，則需要了解美國法院針對商標侵權問題的審裁思路，讓企業在海外商標管理和保護工作能夠因地制宜。
作為判例法國家，美國在司法實踐中嚴格貫徹遵循先例（stare decisis）原則。在研究美國商標侵權相關法律問題時，雖然各州上訴法院的判例匯編的重要性不言而喻，但美國聯邦和各州立法機關頒行的大量制定法也需要深入研究。在商標法領域，聯邦《蘭哈姆法》（Lanham Act）第43條（a）項就商標侵權問題進行了直接規定：
任何人在商品或服務中，或者與商品有關的容器上，或者在商業中使用任何詞語、術語、名稱、符號、裝置或其組合，或者任何虛假的產地標示、虛假或誤導性的事實描述，或者虛假或誤導性的事實陳述，可能會引起混淆、造成錯誤或誤導他人，使其誤認為該人與他人有關聯、聯系或合作關系，或者誤認為其商品、服務或商業活動是由他人發起、贊助或批準的，此類主體應當對可能因該等混淆誤認或欺騙行為受到損害的任何人承擔民事法律責任。【1】
以上可見，《蘭哈姆法》的規定較為抽象和概括，其中并沒有明確“引起混淆并造成消費者誤認”的具體標準，鑒于此，本文將通過美國第二巡回上訴法院的Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke【2】判例出發，分析美國法院在商標侵權案件中是如何判斷混淆可能性，為中國企業在美國商標風險管理提供初步框架。
該案有兩個爭議焦點，其一是商標侵權，其二是商標淡化(dilution)，鑒于重點考慮，本文僅討論商標侵權這一問題。
二、案情介紹
1.原告及其權利基礎：原告Louis Vuitton Malletier（下稱“LV公司”）是一家法國公司，在美國制造和銷售多款手提包。LV公司最為出名的是其經典的Toile Monogram商標，該商標由“LV”首字母與三種圖案交織在一起組成，并獲得美國專利商標局（USPTO）的核準注冊。
LV公司在本案中的權利基礎是Toile Monogram Multicolore（下稱“多彩標志”），該標志在Toile Monogram商標基礎上進行了色彩變化——LV公司將"LV"首字母和三種圖案以33種鮮艷的顏色印刷在白色或黑色背景上，受到廣泛關注。截止到2004年4月，LV公司在美國銷售了近70000個多彩標志的手提包和配飾，創造了4000萬美元的凈收入，但是LV公司的多彩標志并不是注冊商標。
2.被告基本情況：被告Dooney & Bourke（下稱“D & B公司”）是一家美國公司，其最受歡迎的是印有“DB”首字母并與其他圖案的signature和Mini Signature手提包。D & B公司在2003年7月開始生產其"It-Bag"系列，該系列手提包上印有相互交織的"DB"首字母。
下圖為原被告產品：
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雙方產品 |
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原告LV公司印有“多彩標志”的手提包 |
被告D & B公司的“It-Bag” |
3.爭議及訴訟介紹：2004年4月19日，LV公司在紐約南區聯邦地方法院對D & B公司提起訴訟，主張D & B公司侵犯了商標專用權，其行為同時構成聯邦法和紐約州法下的商標淡化（Dilution）及構成不正當競爭。
4.LV公司起訴的動因：從表面來看，LV公司起訴D & B公司，是為了打擊當時猖獗的藝術設計剽竊現象，其在訴訟中主張商標侵權，是因為其認為當時的版權制度無法給予其多彩標志充足的保護（inadequate to shield its new Monogram Multicolore mark【3】）。但LV公司希望通過這起訴訟，最終將商標保護擴展到設計和時尚行業領域的各類藝術設計中。
5.訴訟進程：
（1）一審：LV公司于2004年4月28日向D & B公司申請了預先禁令(preliminary injunction)。地方法院認定Vuitton的多彩設計“是一種本質上獨特的標志，在市場上已經具有第二含義，應予以保護，但D & B公司的‘It-Bag’圖案與LV公司的多彩標志之間不存在混淆的可能性。”因此，地方法院駁回了LV公司的預先禁令，LV公司不服該判決，向美國第二巡回上訴法院上訴。
（2）二審：第二巡回上訴法院駁回原告針對其商標被淡化所提起的預先禁令，但撤銷了一審法院基于《蘭哈姆法》和紐約州法所作出的關于商標侵權和不正當競爭索賠部分判決，并將該案發回重審。
三、第二巡回上訴法院的審理框架
在本案二審過程中，第二巡回上訴法院的商標侵權審裁思路分為兩個層次。第一層是分析了原告未注冊的多彩標志是否為法律所保護；第二層是商標侵權判斷——著重分析被告的商標是否會導致相關消費者混淆，并指出一審法院的錯誤，以下詳述。
（一）原告權利基礎分析
關于未注冊的多彩標志的保護標準。概言之，《蘭哈姆法》案第2節中關于注冊商標的一般原則大部分均是適用未注冊商標的。
本案中，如多彩商標需要獲得《蘭哈姆法》第43(a)條規定保護條件，該商標必須具有足夠的“顯著性”，以區分注冊人的商品與其他商品。原告認為涉案標志多彩展示是其商標設計的“重要組成部分”。對于該商標，LV公司認為“不能將顏色與商標圖案割裂”（cannot dissect the color from the pattern），多彩商標的顯著性在于顏色和LV公司經典的商標之間的協同效應（The strength of the mark here is the synergy between the colors and the traditional Louis Vuitton trademarks）。
二審法院認可了原告關于商標顯著性的上述主張。第二巡回上訴法院認為，由不同的形狀和字母組成的LV的多彩標志（即將Toile Monogram注冊商標與33種顏色進行了結合）在手提包市場上是獨創的多彩商標所依附的Toile Monogram商標長期以來一直是路易威登的著名標志，具有內在顯著性。
（二）被告的商標是否會導致相關公眾混淆
1.Polaroid標準
在“Polaroid公司起訴Polarad電子公司案件”【4】中，美國聯邦第二巡回法院提出了判斷混淆可能性的相關因素，即著名的“Polaroid標準”。第一，在先商標的顯著性程度和知名度(distinctiveness of the mark)；第二，原被告商標的近似程度(the similarity of the two marks)；第三，雙方商品的類似程度(the proximity of the goods)；第四，在先使用商標者拓展業務至在后使用者領域的可能性(the likelihood of plaintiff's bridging the gap)；第五，消費者是否實際產生了混淆的發生(actual confusion)；第六，被告在使用商標時是否有惡意(bad faith)、被告產品的質量和消費者的專業水平(the quality of defendant's products, and the sophistication of the consumer)這三者之間的關系。
2.法院在本案中的具體判斷
一審法院認為LV公司和D & B公司的兩個標志并不近似，因為原告使用“LV”字母縮寫，而被告使用其注冊商標的“DB”標志。因此，消費者無論近距離或遠處在手提包上看到這些商標時，都不太可能產生混淆。
二審法院將此案發回重審，并指出一審在審裁理由的主要錯誤。在商標近似判斷中，一審法院的錯誤在于過分強調了商標的并排比對（side-by-side comparison），而忽略了市場情況，進而得出消費者無論是近距離還是遠距離看到印在手提包上的商標都不太可能會混淆的結論。當然，商標近似是確定混淆可能性的關鍵因素，但在具體判斷商標是否近似時，法院必須分析消費者對該商標的整體印象(overall impression on a consumer)，考慮到商標展示的場景(context in which the marks are displayed )，以及可能導致潛在購買者混淆的所有因素【5】。此外，當原告主張售前和售后混淆，法庭應當仔細審查市場條件，以了解商標之間的差異是否足夠令人印象深刻，以消除相關公眾在連續比較時所產生的混淆（whether the differences between the marks are "likely to be memorable enough to dispel confusion on serial viewing.）。
四、對本案的評析
關于Polaroid標準，王遷老師認為，如果在先使用者的商標顯著性越高，被告與原告商標近似，二者所使用的商品或服務類似，則被告構成商標侵權的可能性越大【6】。
筆者認同王遷老師的觀點。在判斷混淆可能性的過程中，需要全盤考慮Polaroid標準中每一個要素。正如二審法院將本案發回重審時指出的，地區法院在重審時應牢記任何一個因素都不是決定性的，法院也不應局限于只考慮這些因素。在進行混淆判斷時，需要綜合考慮商標的近似程度、商品或服務的類似程度、消費者混淆的傾向以及實際混淆誤認情況。
以LV公司和D & B公司案為例，第一，LV公司的多彩商標的顯著性較強，知名度較高；第二，原被告的商標由于首字母區別較大，近似程度有限；第三，原被告雙方的商標都使用在手提包上，屬于類似商品；第四，關于消費者的注意程度，二審法院并沒有提及。對此，筆者認為，由于購買相關奢侈品手提包的消費者一般對品牌的注意程度較高，一般不太可能對印有各自商標的原被告的手提包產生混淆。第五，LV公司在一審中提供的證據并不足以能夠證明被告使用商標具有惡意。
鑒于此，筆者認同本案的結論，如果過度側重于其中任何一個因素即認定相關公眾會產生混淆，在沒有全面考慮Polaroid標準每一個要素的前提下，進而直接認定D & B公司構成商標侵權，這顯然是不恰當。
綜上，在美國商標侵權案件中，商標的近似程度、商品或服務的類似程度、消費者混淆的傾向以及實際混淆誤認等要素都是法院需要認真對待和綜合評估的因素。只有在全面考量這些因素的基礎上，法院才能準確就“混淆可能性”做出判斷，從而保護商標權人的利益，促進公平競爭和市場秩序的維護。
【衍生討論——關于被告使用商標具有惡意】
在我國的司法實踐中，可以用于證明被告主觀惡意的證據包括原告發出的律師函，用以證明被告知悉原告指控的侵權行為，知曉原告的商標及其使用情況；此外，被告是否與原告同處于相同的行業、地區，或者是否是競爭對手或同一地區的知名商家，以及原告商標的顯著性和知名度等都可以從側面來印證惡意的存在。
參考文獻
【1】15 U.S.C. § 1125 (Lanham Act § 43)
【2】 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 454 F.3d 108(2d Cir. 2006)
【3】 Kal Raustiala & Christopher Sprigman, The Piracy Paradox." Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, 92 VA. L. REV. 1687, 1689 (2006).
【4】 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)
【5】 Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 2004 U.S. Dist. (S.D.N.Y. May 24, 2004),
【6】 參見王遷：《知識產權法教程》第七版，第619頁，中國人民大學出版社，2021年