文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉夢(mèng)
近年來，以色列商標(biāo)申請(qǐng)基于缺乏顯著性下發(fā)的駁回日漸增多。一方面，該現(xiàn)象體現(xiàn)了以色列商標(biāo)審查趨勢(shì)日漸嚴(yán)格；另一方面，該態(tài)勢(shì)也提醒國(guó)內(nèi)企業(yè)在布局商標(biāo)之際應(yīng)注重商標(biāo)的顯著性特征。為盡量避免國(guó)內(nèi)企業(yè)商標(biāo)在以色列因缺乏顯著性下發(fā)駁回，或提高企業(yè)克服缺顯駁回的成功把握，現(xiàn)就以色列商標(biāo)審查實(shí)踐中的缺顯駁回予以分析。
以色列官方下發(fā)缺顯駁回的法律依據(jù)：《以色列商標(biāo)條例》第8（a）條和第11（10）條。具體而言，第8（a）條規(guī)定“任何商標(biāo)，除非其能將商標(biāo)所有人的商品/服務(wù)與其他人的商品/服務(wù)區(qū)分開來，否則其不具備注冊(cè)為商標(biāo)的資格。”以及第11（10）條規(guī)定“由貿(mào)易中常用的數(shù)字、字母或文字組成的商標(biāo)，用于區(qū)分或描述商品或商品類別，或直接指代其特性和質(zhì)量，除非該商標(biāo)已通過大量使用獲得顯著性特征”。
結(jié)合上述法律規(guī)定，為方便對(duì)缺乏顯著性商標(biāo)有具象理解，我們列舉部分因缺顯被駁回商標(biāo)如下：
第一組商標(biāo)系因類似于標(biāo)語、口號(hào)而非商標(biāo)標(biāo)識(shí)而被認(rèn)定缺乏顯著性并駁回。如上所示，商標(biāo)“Brand as a friend”含義為“以品牌為友”，相較于被消費(fèi)者識(shí)別為商標(biāo)標(biāo)識(shí)，更容易被識(shí)別為一句口號(hào)、標(biāo)語，無法將其指定商品與同一領(lǐng)域其他人的產(chǎn)品或服務(wù)區(qū)分開來，故因缺顯被駁回。
第二組商標(biāo)系因?qū)χ付ㄉ唐?服務(wù)的性質(zhì)、特征、質(zhì)量具有描述性或贊美性描述而被認(rèn)定缺乏顯著性并駁回。如上所示，商標(biāo)一“TIPTOP”具有“最好的”的含義，是一種贊美性描述，可被理解為指定商品具有“最好的品質(zhì)”；商標(biāo)二“HDCVI”中，“HD”公認(rèn)為“High Definition”的縮寫，含義為“高分辨率/高清晰度”，“CVI”公認(rèn)為“Component Video Interface”，含義為“分量視頻接口”，因此該商標(biāo)的含義為“高分辨率分量視頻接口”，對(duì)指定商品的性質(zhì)和特征具有描述性。因此，上述兩枚申請(qǐng)商標(biāo)對(duì)指定商品/服務(wù)的性質(zhì)、特征、質(zhì)量均具有描述性或贊美性描述，其他商業(yè)主體亦可采用該表述，無法起到區(qū)分商品來源的作用，故因缺顯被駁回。
因此，在創(chuàng)建商標(biāo)品牌之時(shí)，企業(yè)應(yīng)盡量避免選擇具有特定含義的固有詞匯，或直接描述指定商品/服務(wù)內(nèi)容的標(biāo)識(shí)，或類似于宣傳標(biāo)語的長(zhǎng)句，以避免商標(biāo)因缺乏顯著性被駁回。但是，若在創(chuàng)建商標(biāo)品牌時(shí)，因創(chuàng)作或發(fā)展理念選擇了上述類似商標(biāo)，在遭遇缺顯駁回后應(yīng)如何克服？
第一，爭(zhēng)辯申請(qǐng)商標(biāo)具有固有顯著性。以色列商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)庥鋈憋@駁回后，一來反駁審查員的觀點(diǎn)，爭(zhēng)辯申請(qǐng)商標(biāo)在整體含義等方面具有顯著性；二來可以列舉以色列當(dāng)國(guó)包含相同詞匯的商標(biāo)在相同類別上獲準(zhǔn)注冊(cè)的情形以及申請(qǐng)商標(biāo)在其他國(guó)家獲準(zhǔn)注冊(cè)的情形，以佐證己方申請(qǐng)商標(biāo)具有顯著性的觀點(diǎn)。
第二，要求平行注冊(cè)。平行注冊(cè)制度系以色列針對(duì)缺顯駁回的特色制度。根據(jù)以色列《商標(biāo)條例》第16條規(guī)定，商標(biāo)申請(qǐng)人可從相同商標(biāo)在巴黎公約成員國(guó)已獲得注冊(cè)的國(guó)家中選擇一個(gè)國(guó)家商標(biāo)作為基礎(chǔ)商標(biāo)，要求審查員核準(zhǔn)題述商標(biāo)申請(qǐng)。需要說明的是，若采用平行注冊(cè)制度，則前方所述巴黎公約成員國(guó)需為申請(qǐng)人原屬國(guó)或申請(qǐng)人在該國(guó)擁有真實(shí)有效的工商營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，且申請(qǐng)商標(biāo)的申請(qǐng)商品/服務(wù)范圍必須等于或者小于該已注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)的商品/服務(wù)范圍。因此，若以色列商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)庥鋈憋@駁回，可向以色列商標(biāo)局要求平行注冊(cè)。
第三，提交使用證據(jù)。若在以色列申請(qǐng)商標(biāo)之前，已在以色列對(duì)該申請(qǐng)商標(biāo)進(jìn)行長(zhǎng)期且大量的使用，從而使以色列消費(fèi)者對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)與指定商品/服務(wù)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)關(guān)系的，亦可通過提交使用證據(jù)的方式論證申請(qǐng)商標(biāo)已通過大量使用具備顯著性，從而克服缺顯駁回。
綜上，通過上述缺顯駁回案例，建議企業(yè)在申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)，盡量避免選擇具有特定含義的固有詞匯，或直接描述指定商品/服務(wù)內(nèi)容的標(biāo)識(shí)，或具有特定含義的長(zhǎng)句，以降低以色列商標(biāo)局下發(fā)缺顯駁回的風(fēng)險(xiǎn)。若申請(qǐng)商標(biāo)因缺顯被駁回，亦可通過爭(zhēng)辯商標(biāo)具有顯著性、要求平行注冊(cè)以及提交使用證據(jù)的方式克服缺顯駁回，以爭(zhēng)取己方申請(qǐng)商標(biāo)在以色列獲權(quán)。